Конкуренты зарегистрировали мой торговый знак что делать

Как защитить товарный знак от незаконного использования

Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947. В практике более 20 лет.

• Как конкуренты нарушают права на товарный знак: примеры из практики
• Как понять, что конкуренты используют ваш знак незаконно?
• Что грозит конкурентам за нарушение прав на товарный знак
• Как защитить товарный знак: что делать и куда обращаться
• Как составить претензию и зачем она нужна
• Как посчитать компенсацию за незаконное использование товарного знака
• Зачем нужен IP-консалтинг на аутсорсе
• Коротко: как защитить товарный знак

Защита товарного знака не работает по умолчанию. Конкуренты могут не стесняясь взять название, запустить рекламу и зарабатывать на вашей известности. Но с этим можно бороться. Грамотная стратегия защиты заставит конкурентов признать нарушение и заплатить компенсацию.

С первого раза понимают не все. Тогда начинаются суды и даже уголовные дела. Компании-нарушителю запрещают использовать название, заставляют уничтожить продукцию и остановить рекламу. Особо злостных нарушителей можно лишить бизнеса, а иногда и свободы. Рассказываем, как защитить товарный знак, чтобы никто не использовал вашу репутацию незаконно.

РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…

Консультация юриста
по защите товарного знака

Выбрать эксперта
Выбрать эксперта

Как конкуренты нарушают права на товарный знак: примеры из практики

Незаконное использование товарного знака выражается по-разному. Иногда нарушители и сами не знают, что нарушают закон. Вот что они делают с чужими товарными знаками чаще всего.

Размещают на вывеске

Один салон повесил вывеску «Маникюр в 4 руки», не зная, что конкуренты зарегистрировали обозначение «4 hands». Несмотря на перевод, суд признал это нарушением, обязал снять вывеску, запретил использовать название и назначил компенсацию в 600 тысяч рублей (Решение АС Новосибирской области № А45-15826/2015 от 01.02.2016).

Такую же компенсацию взыскали с предпринимателя из Абакана — он повесил на свой магазин вывеску «1000 мелочей». Позже нашлись правообладатели, которые зарегистрировали товарный знак «1000 мелочей» . Предприниматель добровольно снял вывеску, но это не помогло. Суд признал его действия незаконными и назначил компенсацию в 600 тысяч рублей (Решение АС Республики Хакасия № А74-5930/2019 от 21.10.2020).

Маркируют и продают продукцию

Товары, маркированные чужим товарным знаком, являются контрафактными. Их могут конфисковать, а продавца — оштрафовать. Где именно продаются товары, значения не имеет. Это может быть обычная точка в ТЦ, интернет-магазин или маркетплейс.

Один ИП из Ростова продавал в детском магазине товары с логотипами Nike и Fila. Пришла прокуратура и составила протокол — товары изъяли и уничтожили (Решение АС Ярославской области № А82-11307/2020 от 18.08.2020).

Контрафакт — это не только поддельные кроссовки Abibas и сумки LOUIS VUITTON c рынка. Конкуренты могут использовать ваш товарный знак в любой нише:

• в Орловской области одна ИП маркировала чужим товарным знаком датчики положения дроссельной заслонки (Решение АС Орловской области № А48-7579/2019 от 20.09.2019);
• в Пскове мясокомбинат использовал чужой знак на этикетке своей колбасы (Решение АС Псковской области № А52-3130/2015 от 09.11.2015);
• в Москве подрядчики маркировали чужим обозначением эпоксидный грунт и лакокрасочные материалы, а потом выдавали их за оригинальные (Постановление СИП № А40-251115/2019 от 18.12.2020).

Используют в рекламе

Чужие товарные знаки нельзя использовать для продвижения своих товаров и услуг. По закону такие действия считаются недобросовестной конкуренцией — можно попасть на штраф и компенсацию.

Например, в Иваново станкостроительный завод использовал логотип другого завода на своих визитках, фирменных бланках, баннерах, квартальных календарях и информационных стендах. За это и поплатился: логотип был товарным знаком, в пользу правообладателя взыскали 450 тысяч рублей компенсации (Решение АС Ивановской области № А17-10117/2016 от 26.04.2018).

Часто чужие товарные знаки используют для рекламы в интернете — чтобы выйти в ТОП выдачи по запросам конкурентов. Например, одна компания использовала название другой в составе ключевой фразы для настройки контекстной рекламы в Яндексе. Она запускала объявления с фразой «Ремонтиста — Проверь цены своего сервиса!», которое появлялось по запросу «Ремонтиста». Это название другой компании, и оно оказалось товарным знаком. Правообладатель пошёл в суд и отсудил за это почти миллион рублей компенсации (Решение АС г. Москва № А40-147213/18-105-779 от 11.08.2020).

РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…

Консультация юриста по интеллектуальным правам

Задать вопрос
Задать вопрос

Используют в домене

Доменное имя (http//:доменное имя.ru) — это средство индивидуализации в интернете. Если конкуренты будут использовать в своём домене ваш товарный знак, это тоже нарушение. Тогда использование доменного имени можно запретить.

Одна компания так и сделала. Она зарегистрировала товарный знак «SAUCONY», а потом узнала, что конкуренты зарегистрировали домен «saucony.ru». Суд поддержал правообладателя: нарушителю запретили использовать сайт и взыскали компенсацию в 300 тысяч (решение АС Калининградской области №А21-10484/2015 от 16.05.2015).

В другом случае нарушителю повезло меньше. Суд взыскал 5 млн рублей компенсации за то, что МФО использовала для работы домен «ekapusta.com». Оказалось, что другая финансовая компания зарегистрировала товарный знак «КАПУСТА» и использование домена нарушает её права (Решение АС Новосибирской области А45-10613/2019 от 28.06.2020).

Ввозят «серый» импорт

Конкуренты не могут без разрешения ввозить в Россию товары, маркированные вашим товарным знаком. Такой импорт незаконен. Нарушителей могут наказать, даже если они не знали, что ввозят контрафакт. Одна компания так завезла автозапчасти NISSAN, а они оказались подделкой. ФТС конфисковала автозапчасти, компания получила штраф (решение АС. г. Москвы по делу № А40-194725/20-33-1401 от 28.10.2020).

Чтобы контрафакт не смогли ввезти в Россию, товарный знак можно внести в ТРОИС (таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности). Если конкуренты пытаются ввезти маркированные товары без вашего разрешения, ФТС пресекает несанкционированный ввоз, конфискует партию и сразу сообщает вам (ст. 334 закона № 289-ФЗ от 03.08.2018). В 2020 году таможенная служба так предотвратила ввоз в Россию 13 млн единиц контрафакта, предотвращённый ущерб оценили в 4,5 млрд рублей.

РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…

Узнайте как внести товарный знак
в ТРОИС за 5 минут

Защитить бренд
Защитить бренд

Используют чужие мемы в рекламе и на продукции

Не удивляйтесь, мемы тоже оформляют как товарные знаки. Есть уйма желающих использовать вирусные картинки в коммерческой деятельности. Мемы печатают на футболках, используют в рекламе, размещают на упаковках и вывесках. Просто так — без разрешения правообладателя, это делать нельзя. Если мем зарегистрировали как товарный знак, правообладатель может требовать компенсацию. Сумма может быть больше, чем ожидает нарушитель.

В этой шкуре уже побывал МЕГАФОН. Компания разместила на своём сайте изображение «Ждуна», который оказался зарегистрированным товарным знаком. За это суд взыскал с компании 8,6 млн рублей (Решение АС г. Москва № А40-182074/17-110-1675 от 10.09.2018). И таких примеров уйма. По одному только «Ждуну» в судебном реестре более 500 дел.

Как понять, что конкуренты используют ваш знак незаконно?

Нарушение прав на товарный знак можно квалифицировать при наличии одновременно трёх признаков: 1) сходство до степени смешения; 2) однородность товаров или услуг; 3) отсутствие разрешения на использование знака в бизнесе.

1. Проверить сходство до степени смешения. Необязательно, чтобы название конкурентов полностью повторяло ваш товарный знак. Достаточно, что оно ассоциируется с обозначением в целом, несмотря на отдельные различия. Если есть угроза, что рядовой потребитель из-за этого может перепутать одну компанию с другой — это сходство до степени смешения. Например:

• пиво «Невское» и «AMRO НЕВСКОЕ» (Постановление Президиума ВАС № 2979/06 от 26.09.2006);
• клиники «Доктор Арбитайло» и «Доктор А» (Постановление СИП № А70-8627/2019 от 12.03.2020);
• салоны «Маникюр в 4 руки» и «4 hands» (Решение АС Новосибирской области № А45-15826/2015 от 01.02.2016).

Учитывайте, что вероятность смешения — оценочный фактор. При рассмотрении дела суды учитывают: где вы используете товарный знак, как долго используете, узнают ли его потребители (п. 162 Постановления ПВС № 10 от 23.04.2019).

РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…

Проверьте нарушения на товарный знак во всех реестрах Роспатента

Перейти к онлайн-поиску по базам ФИПС, доменам и названиям ООО

2. Проверить однородность товаров и услуг. Если у вас СТО, а другая компания взяла ваш товарный знак и написала его на вывеске в парикмахерскую, она ничего не нарушает. Незаконное использование товарного знака имеет место, когда стороны работают в одной или смежной области бизнеса. Например, продают одежду и обувь, производят резиновые перчатки и резиновые сапоги, сдают в аренду квартиры и нежилые помещения.

Во внимание будут приниматься род товаров и услуг, их назначение, условия сбыта, круг потребителей и т.д (п. 42 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015).

Например, услуги «реализация товаров» и «реклама» неоднородные, потому что у них разные аудитории и условия реализации (Решение СИП № СИП-343/2017 от 29.09.2017). А «пульт ДУ» и «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами» однородные, потому что выполняют одну функцию, имеют один круг потребителей и оба продаются в специализированных магазинах (Постановление СИП № СИП-3/2020 от 08.10.2020).

3. Зафиксировать бездоговорное использование в бизнесе. Если кто-то свяжет себе свитер, напишет на груди «Chanel» и будет носить на работу, он ничего не нарушит. Но если начнёт продавать футболки с таким принтом на рынке за 500 рублей — товары признают контрафактом. Чтобы нарушение имело место, обозначение должно использоваться без разрешения владельца в бизнесе: для выпуска, продажи товаров или услуг, рекламы, получения прибыли и т.д. Под использованием понимается размещение товарного знака на товарах, этикетке, упаковке, на документах, вывеске, в рекламных объявлениях, соцсетях и пр. (ст. 1515 ГК РФ).

Что грозит конкурентам за нарушение прав на товарный знак

Комплекс мер защиты прав на товарный знак охватывает широкий круг способов и мер ответственности для нарушителей.

Изъятие и уничтожение контрафакта, документов, оборудования. Товары, на которых незаконно размещены чужие товарные знаки, являются контрафактными. Правообладатель может потребовать в суде их изъятия из оборота и уничтожения за счёт нарушителя. То же самое касается любых материалов, которыми сопровождается оказание услуг: визитных карточек, фирменных бланков, рекламных материалов, вывесок и т.д. (п.п. 2, 3 ст. 1515 ГК). А если конкуренты специально для выпуска контрафакта запустили целую производственную линию, можно добиться изъятия и уничтожения этого оборудования. Но придётся доказать, что оборудование использовалось только для производства контрафакта (п. 5 ст. 1252 ГК).

Возмещение убытков. Если кто-то незаконно использует ваш товарный знак, вы несёте убытки в виде упущенной выгоды (п. 2 ст. 15 ГК). Иными словами, вы не получаете тех доходов, на которые могли бы рассчитывать в обычных условиях:

• дохода от прибыли при продаже товаров, маркированных товарным знаком;
• дохода от роялти, которое было бы получено, если бы нарушитель заключил с вами лицензионный договор.

Их можно в судебном порядке взыскать с нарушителя или выбрать компенсацию (пп. 3 п. 1, п. 3 ст. 1252 ГК).

Компенсация. Её можно взыскать в судебном порядке вместо возмещения убытков. Обычно правообладатели просят от суда назначить компенсацию, потому что доказать и обосновать размер убытков сложнее. Можно выбрать назначение компенсации в одной из трёх форм (п. 4 ст. 1515 ГК):

1. В твёрдой сумме — от 10 тысяч до 5 млн рублей.
2. В 2-кратном размере стоимости контрафакта.
3. В 2-кратном размере стоимости использования товарного знака.

Правообладатель сам выбирает подходящий ему способ защиты товарных знаков. Суд по своей инициативе не сможет изменить вид компенсации (п. 35 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015). Подробнее о компенсации рассказываем ниже.

Ликвидация компании, ИП-нарушителя. Если конкуренты неоднократно и грубо нарушают ваши права на товарный знак, обратитесь в прокуратуру. По требованию прокурора компанию или ИП-нарушителя могут ликвидировать через суд (ст. 1253 ГК). Неоднократным считается нарушение исключительных прав лицом, которое уже привлекалось к ответственности за аналогичные нарушения. А грубым — нарушение, которое повлекло серьёзный ущерб.

Например, в Ростове суд прекратил деятельность ИП, за то, что она хранила и распространяла контрафактные DVD-диски. При принятии решения суд учёл, что ИП раньше привлекали за это к уголовной ответственности, а причинённый ущерб составил 163 тысячи рублей (решение АС Ростовской области № А53-8222/2013 от 16.08.2013).

Административный штраф. Если будет доказано, что конкуренты незаконно использовали ваш товарный знак, их могут оштрафовать на сумму до 50-200 тысяч рублей для компании и 10–50 тысяч для директора. А если докажут, что товары производились с целью сбыта, сумма штрафа может достигнуть 5-кратного размера стоимости контрафакта (ст. 14.10 КоАП). Кроме наказания за использование товарного знака могут оштрафовать:

• за недобросовестную конкуренцию — минимум на 100 тысяч рублей (ч. 2 ст.14.33 КоАП);
• за нарушение законодательства о рекламе, если товарный знак использовали для продвижения товаров и услуг — на 100–500 тысяч рублей (ч. 1 ст. 14.3 КоАП).

Уголовное наказание. Если конкуренты использовали ваш товарный знак неоднократно и это причинило вам ущерб в сумме не менее 250 тысяч, нарушителей могут привлечь по уголовной статье. В этом случае виновное лицо может получить штраф до 300 тысяч рублей или даже реальный тюремный срок до 2 лет + 80 тысяч рублей штрафа. А если к ответственности привлекается организованная группа, штраф может вырасти до 1 млн рублей, а срок лишения свободы фигурантов — до 6 лет (ст. 180 УК).

Как защитить товарный знак: что делать и куда обращаться

Защита прав на товарный знак — забота правообладателя. Не существует никакой «патентной полиции», которая будет отслеживать и наказывать нарушителей. Чтобы конкуренты почувствовали тяжёлую руку правосудия, систему нужно запустить самостоятельно. Вот что для этого нужно сделать.

1. Собрать доказательства. Никогда точно не знаешь, что суд примет в качестве доказательства. Подойдут любые документы и свидетельства, которые подтверждают незаконное использование товарного знака:

• образцы контрафактных товаров;
• товарные накладные, чеки контрольной закупки;
• рекламные проспекты, в которых предлагается контрафактная продукция;
• таможенные декларации о ввозе контрафактной продукции;
• фотографии точек сбыта, вывесок;
• заверенные нотариусом протоколы осмотра страниц интернет-сайта, групп в соцсетях, страниц на маркетплейсах и т.п.

2. Направить претензию. Чтобы обращаться в суд, сначала нужно направить конкурентам претензию на товарный знак. Это обязательно, если нарушитель — компания или ИП.

Если составить убедительную претензию, суд может и не потребоваться. Узнав о ваших намерениях, конкуренты станут сговорчивее и охотнее пойдут на мировую: заключат лицензионный договор или выплатят компенсацию. А если не пойдут или не ответят на претензию за 30 дней, можно готовить иск и идти в суд (п. 5.1 ст. 1252 ГК). Досудебный порядок разбираем ниже.

3. Подать жалобу. Пока ждёте ответа на претензию, продолжайте собирать доказательства. Подайте заявление:

• в ФАС — на недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 14.33 КоАП) и нарушение законодательства о рекламе (ч. 1 ст. 14.3 КоАП);
• в Роспотребнадзор — на то, что конкуренты незаконно используют ваш товарный знак и так вводят потребителей в заблуждение (ст. 14.10 КоАП);
• в полицию — на случай, если в действиях конкурентов есть состав преступления по ст. 180 УК.

Документы, которые вы получите в результате, помогают доказать правоту в судебной практике по патентным спорам. Если на руках есть протоколы и решения по административным и уголовным делам, суды быстрее соглашаются с истцами и охотнее назначают компенсацию. В этом случае не придётся ничего доказывать, суд превращается в формальность.

4. Подготовить иск и идти в суд. Обычно на этом этапе нарушители становятся сговорчивее. Проверки и штрафы от ФАС и Роспотребнадзора сильно выматывают, а перспектива суда с правообладателем не сулит хорошего исхода. По нашему опыту, в таких ситуациях конкуренты готовы договариваться мирно. А если не готовы: ждём 30 дней с момента отправки претензии, составляем иск и идём суд.

В иске можно потребовать (п. 1 ст. 1252 ГК):

• запретить конкурентам использовать товарный знак при производстве, реализации, рекламе товаров и услуг;
• изъять и уничтожить контрафактную продукцию, оборудование, материалы;
• удалить товарный знак с вывесок, фасадов, с сайта, соцсетей;
• запретить использовать товарный знак в домене;
• возместить убытки или выплатить компенсацию.

Сначала иск подают в арбитражный суд. Он рассматривает споры между предпринимателями по защите товарных знаков в качестве первой, а затем и апелляционной инстанции. По статистике за 1 полугодие 2020 года, арбитражные суды рассмотрели 4173 дела о защите товарных знаков. Из них судьи удовлетворили 3454 иска.

Если после апелляции одну из сторон не устраивает результат, в качестве кассационной инстанции жалобу будет рассматривать Суд по интеллектуальным правам — СИП (ст. 27 АПК, пп. 2 п. 3 ст. 43.4 закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995). А ещё СИП рассматривает дела:

• об оспаривании решений Роспатента;
• об оспаривании решений ФАС про недобросовестную конкуренцию;
• о признании недействительным решения о регистрации товарного знака;
• о досрочном прекращении охраны товарного знака, если он не используется 3 и более лет и т.д.

Защита товарных знаков — основная нагрузка СИПа. По статистике за 1 полугодие 2019 года (более поздние данные на момент подготовки материала не опубликованы), суд рассмотрел 233 дела по товарным знакам. Судебная практика по патентным спорам гораздо уже — всего 29 дел.

Что делать, если вас опередили с регистрацией товарного знака

Если конкурент зарегистрировал ваш товарный знак (или сходный с ним) до вас и теперь пытается вытеснить ваш товар с рынка, вы можете добиться отмены регистрации его товарного знака. Это можно сделать несколькими способами.

Способ первый: подать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку напрямую в Роспатент

Чтобы товарный знак, который зарегистрировал конкурент, признали недействительным, можно подать в Роспатент возражение против предоставления ему правовой охраны (на основании статьи 1513.1 Гражданского кодекса). Мотивом для подачи возражения может стать, например, то, что конкурент ввел потребителей в заблуждение относительно производителя товара (статья 1483.3 ГК).

Добиться успеха в этом случае вполне возможно, особенно если у вас уже есть доказательства того, что потребителя ввели в заблуждение — например, если вам поступила жалоба по факту ненадлежащего качества товара, который при проверке оказался чужим.

До того, как вы подадите такое возражение, его нужно тщательно продумать: после подачи его уже нельзя дополнять новыми мотивами оспаривания. Если Роспатент не удовлетворит ваше возражение, оспорить его решение можно в суде по интеллектуальным правам.

Способ второй: признать регистрацию товарного знака недобросовестной конкуренцией через антимонопольный орган

Федеральный закон «О защите конкуренции» запрещает приобретать и использовать исключительное право средства индивидуализации юридического лица, а также товаров, работ или услуг (статья 14.4). Поэтому регистрацию торгового знака можно признать недобросовестной конкуренцией и обратиться в Роспатент уже на этом основании. Один способ сделать это — подать заявление в антимонопольный орган.

Антимонопольные органы наделены широкими полномочиями по истребованию доказательств, в частности, они могут по собственной инициативе запрашивать у третьих лиц сведения и пояснения, связанные с обстоятельствами дела, привлекать к участию в деле иных лиц, а также экспертов и переводчиков. Это связано с тем, что антимонопольное законодательство защищает не интересы конкретного заявителя, а обеспечивает защиту конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков в публичных интересах. Есть мнение, что и нарушители более сговорчивы, предоставляя информацию по запросу ФАС России и его территориальных ведомств.

Однако антимонопольный орган может и отказать в возбуждении дела, например, если не увидит признаков нарушения антимонопольного законодательства. Обжаловать решение антимонопольного органа можно в суде по интеллектуальным правам в течение трех месяцев со дня его принятия.

В случае успеха антимонопольный орган выносит решение и предписание об устранении нарушения и штрафе (для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей). Вам же нужно будет подать в Роспатент уже формальное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку конкурента, приложив к нему решение антимонопольного органа. Нового разбирательства, было ли нарушение правил о конкуренции, в Роспатенте уже не происходит: он сразу признает товарный знак недействительным.

Способ третий: признать действия правообладателя недобросовестной конкуренцией через суд

Вы также можете обратиться в Роспатент с решением суда по интеллектуальным правам, который признает регистрацию торгового знака недобросовестной конкуренцией.

Суд решает вопрос о наличии или отсутствии недобросовестности ответчика по отношении к истцу, а также о существовании между ними конкурентных отношений. В отличие от административного процесса, в суде стоит вопрос о защите прав конкретного истца, и именно он должен доказать нарушение его прав ответчиком.

Обычно мы рекомендуем обращаться в суд в случае, когда на руках достаточное количество доказательств нарушения. Суд оказывает некоторое содействие в доказывании по ходатайству сторон, но его полномочия по сравнению с полномочиями антимонопольного органа ограничены, и процесс носит состязательный характер.

То, что судебный процесс ограничен строгими рамками, можно одновременно рассматривать и как плюс этого способа: чем больше регламентации, тем больше предсказуемости. Решение, которое вынесет суд, можно обжаловать в кассационном порядке в президиум того же судебного органа в течение двух месяцев со дня его принятия.

В случае успеха, как и в способе втором, вы подаете в Роспатент формальное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, приложив к нему решение суда.

Способ четвертый: воспользоваться злоупотреблением правом со стороны конкурента

Еще один вариант — это подать в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании того, что суд признает действия правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. Правда, суд может вынести такое решение только при рассмотрении иного дела, например, если недобросовестный конкурент уже успел обратиться в суд с иском о нарушении прав на его товарный знак.

Какие меры можно принять заранее

• Зарегистрируйте ваш бренд в качестве товарного знака (предварительно проверив его на уникальность). В таком случае Роспатент будет отказывать конкурентам в регистрации сходных товарных знаков.
• Регистрируйте товарный знак или промышленный образец не только в отношении обозначений, но и в отношении товара, его формы, этикетки, упаковки и отдельных отличительных элементов (например, цветовых решений). Для этого элементы должны быть оригинальны и не обусловлены лишь функциональным назначением.
• Если сходство обозначений с товарным знаком, который хочет зарегистрировать конкурент, не очевидно, то можно разъяснить их Роспатенту, направив письмо-оппозицию. Это существенно снизит риск недобросовестной регистрации.
• Если же регистрация все же состоялась — вы можете оспорить ее в Роспатенте не позднее пяти лет с даты регистрации товарного знака. Для обжалования решения Роспатента придется обратиться уже в суд по интеллектуальным правам.
• Регулярно отслеживайте регистрацию сходных обозначений. Можно обратиться в Федеральный институт промышленной собственности либо воспользоваться одним из онлайн-сервисов, которые занимаются проверкой по базам данных, которые соответствуют реестрам Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной собственности.
• Если вы выявили на рынке продукты со сходным обозначением, нужно собрать доказательства: видео- и фотосъемку товаров и ценников, момента оплаты на кассе; сбор чеков, квитанций и других документов, сопоставление наименования фактического продавца с информацией в чеке. Если нарушение происходит онлайн, зафиксируйте содержание интернет-сайта с предложением товаров.

Что делать, если конкуренты раньше зарегистрировали товарный знак

Юрист, основатель и руководитель патентного бюро «Лирейт». Больше 15 лет защищает интеллектуальную собственность бизнеса и граждан: регистрирует товарные знаки, патентует изобретения, промышленные образцы, полезные модели.

Когда ваш товарный знак могут зарегистрировать на себя конкуренты и что с этим делать?

Товарный знак помогает предпринимателям выделиться на рынке и запомниться потребителям. Регистрация обозначения — добровольная процедура. Многие бизнесмены не проходят ее. Это происходит по разным причинам: пытаются сэкономить, не считают свой бренд ценностью, не уверены, что будут работать под определенным названием всегда, не знают о преимуществах товарного знака, не знакомы с самим понятием, откладывают на «потом».

Когда предприниматель решит зарегистрировать товарный знак, может оказаться, что это уже сделал конкурент. В этом случае придется сменить название или логотип, иначе не избежать претензий и судебных исков. Зарегистрировать ваш товарный знак может даже ваш бывший сотрудник, с которым вы не очень тепло расстались. Стоимость регистрации доступна.

После этого на вас посыпятся претензии и иски. Такое поведение конкурента нельзя назвать этичным, но наказать его практически невозможно, за исключением некоторых вариантов, которые требуют значительных усилий. О них расскажем ниже.

В нашей практике часто встречается такая ситуация:

Два партнера ведут общий бизнес, но в процессе сотрудничества возникают разногласия, пути расходятся. Товарный знак, под которым они работали, незарегистрирован. В этой ситуации кто быстрее подаст заявку, тот и станет правообладателем. Никак оспорить такую регистрацию нельзя. Использование товарного знака происходило одновременно.

Менять все вывески, этикетки, доменное имя, название аккаунта в соцсетях, приостанавливать рекламу – убыточно для бизнеса. К сожалению, если компания уже много лет работала под незарегистрированным товарным знаком, изменить его без негативных последствий не получится. Лучше защитить свой бренд заранее, как только вы начали под ним работать.

Если вы уже попали в неприятную ситуацию и узнали, что ваше или сходное с ним обозначение зарегистрировано, рекомендуем бороться за товарный знак, если он важен для вашего бизнеса. Есть несколько способов отстоять право на обозначение.

Убедиться, что конкурент действительно мешает регистрации

Изучите, на какой стадии находится товарный знак: он уже зарегистрирован или только проходит экспертизы в Роспатенте? В первом случае оспорить регистрацию можно, обратившись в Роспатент, а во втором — в Палату по патентным спорам.

Обозначение регистрируют в отношении нужных классов МКТУ — товаров или услуг. Вам нужно изучить, в каких классах зарегистрировал знак конкурент, насколько ваши обозначения схожи.

Бывает, что по ошибке или неосведомленности заявители регистрируются не в тех классах МКТУ, которые им нужны. Вы спокойно можете зарегистрировать товарный знак в интересующем классе. Это не запрещено. Главное, чтобы в выбранном классе не было препятствий в виде других схожих или тождественных обозначений.

Учитывать нужно статус товарного знака. Если он уже не действует, значит, правовая охрана прекратилась. Вы пройдете регистрацию без препятствий.

Если ваш конкурент зарегистрировал не точную копию вашего обозначения, а лишь схожий товарный знак, шансы на успешную регистрацию у вас остаются. Нужно сравнить товарные знаки.

Если есть визуальные, смысловые или фонетические различия, мы в патентном бюро оцениваем их и заранее готовимся к переписке с Роспатентом. В ней мы будем доказывать экспертам, что товарный знак не похож на другие. Такая схема часто дает положительный результат. Главное — найти сильные доводы.

Если вы не знаете, как действовать, обратитесь в патентное бюро. Вам помогут выбрать эффективный способ устранения проблемы.

Собрать доказательства, что ваше обозначение уже широко известно и давно используется

Для того чтобы доказать этот факт, нужно предоставить подтверждающие документы:

• Договоры с клиентами, на которых есть логотип или наименование. Если вы ведете бизнес по всей стране, это будет плюсом.
• Скриншоты соцсетей и сайтов с показателями активности и посещаемости.
• Фото вывесок, договоры с Яндексом и Гуглом на рекламу и другие материалы, которые подтверждают объем вложений в продвижение.

Все документы, которые могут подтвердить, что вы работаете давно и по всей стране, станут плюсом при рассмотрении обращения специалистами.

После этого можно оспаривать регистрацию конкурента.

Изначально вы изучили заявку конкурента и узнали, зарегистрировано обозначение или только подано на регистрацию. Эта информация важна, чтобы выбрать правильный вариант действий.

• Если конкурент еще не получил решение Роспатента, вы можете подать протест на материалы заявки в ФИПС.
• Если регистрация уже успешно завершилась, то возражение направляется в Палату по патентным спорам (ППС).

Процедура рассмотрения этих заявок проходит в течение полугода. Доказать известность вашего обозначения и ассоциативную связь с вашей компанией у потребителей — сложно. Решение принимает ведомство, ориентируясь на собственное мнение, законом не установлены критерии известности.

Подать возражение против предоставления охраны обозначению конкурента

Такое возражение подается в Палату по патентным спорам на основании ст. 1513.1 ГК РФ. Популярный довод против предоставления правовой охраны – введение потребителей в заблуждение относительно производителя товара или компании, предоставляющей услуги. Для этого нужны доказательства, например, жалоба потребителя в ваш адрес на некачественный товар, который оказался не вашим, а конкурента.

Можно подать возражение по еще одному основанию – сходство до степени смешения в отношении однородных товаров с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками или фирменными наименованиями.

Для того чтобы отстоять свою позицию, нужно собрать большое количество подтверждающих ее материалов. Нужно изначально грамотно оформить возражение, чтобы не получить отказ от ППС. Если такое произойдет, то можно попробовать оспорить решение в СИП.

Признать регистрацию обозначения актом недобросовестной конкуренции

Если вы уверены, что конкурент специально зарегистрировал товарный знак, чтобы навредить вам, есть смысл заявить о недобросовестной конкуренции. Для этого нужно обратиться в Федеральную антимонопольную службу. Ведомство самостоятельно запросит необходимые доказательства, чтобы проверить, есть ли нарушение закона. Вам нужно доказать, что:

• вы давно работаете под этим товарным знаком и конкурент знал об этом;
• конкурент хочет нанести вашему бизнесу ущерб или заставить вас уйти с рынка.

Для этого используются любые материалы, которые прямо или косвенно подтверждают вашу позицию.

При недоказанности нарушения ФАС может отказать в возбуждении дела. Обжаловать это решение можно в СИП. Если доказать акт недобросовестной конкуренции получилось, конкурент получит штраф, а регистрацию обозначения аннулирует ППС.

Есть второй вариант – обратиться сразу СИП. Если суд вынесет решение в вашу пользу, на его основании Роспатент отменит регистрацию товарного знака конкурента. Обращаться в СИП можно тогда, когда у вас уже есть доказательства недобросовестности. В иной ситуации лучше направлять обращение в ФАС.

Аннулировать регистрацию товарного знака конкурента

Первым делом стоит проверить, есть ли основания для аннулирования:

• регистрация противоречит закону;
• юридическое лицо или ИП ликвидировались;
• правообладатель более 3 лет не использовал обозначение в тех классах МКТУ, которые указал при регистрации.

Последнее основание встречается чаще. Аннулировать товарный знак по нему легче. Доказывать, что обозначение используется, должен правообладатель. Предложите владельцу обозначения добровольно отказаться от товарного знака, спустя 2 месяца после предложения можно подать заявление в СИП, не собирая доказательств.

Обвинить конкурента в злоупотреблении правом

Этот вариант можно использовать, когда вам уже пришла претензия от конкурента. Вы можете доказать, что это было целенаправленное действие, то есть конкурент изначально регистрировал ваш товарный знак, чтобы впоследствии взыскать с вас компенсацию. Суд оценит доводы сторон и вынесет решение.

Доработать обозначение, если не получается оспорить регистрацию конкурента

Иногда оспорить регистрацию конкурента не получается, тогда нужно с минимальными потерями выходить из этой ситуации. Поможет доработка – изменение нескольких элементов товарного знака с целью уйти от сходства с зарегистрированным обозначением.

Придется менять вывески, рекламные материалы и этикетки, но новое обозначение покупатели по-прежнему будут узнавать. Словесное обозначение дорабатывает неймер, а логотип – дизайнер. Обязательно в процессе участвует патентный поверенный. Он проверяет, чтобы доработанное обозначение было охраноспособным: уникальным и соответствующим требованиям закона.

В нашем патентном бюро есть неймеры и дизайнеры, которые готовы под руководством патентного поверенного доработать любой товарный знак.

Какой бы способ борьбы с конкурентом вы не выбрали, справиться в одиночку будет сложно, нужна юридическая поддержка. Вы можете обратиться в патентное бюро «Лирейт». Специалист проконсультирует, подскажет, какой метод подходит вам больше и каковы шансы на успех.

Если «отобрать» у конкурента товарный знак не получится, он может обвинить вас в нарушении исключительных прав на обозначение. Это грозит серьезными компенсациями до 5 000 000 рублей.

Всем предпринимателям мы рекомендуем регистрировать товарный знак вовремя, не дожидаясь проблем. Решать их сложнее, чем предупредить.

Конкуренты зарегистрировали товарный знак раньше: как действовать, чтобы вернуть бренд?

Конкуренты подали заявку в Роспатент раньше: что делать?

Конкурент может случайно зарегистрировать тождественный или похожий товарный знак в Роспатенте раньше, но иногда это делают намеренно. Если вы уже долго работаете под определенным брендом и внезапно узнаете, что с регистрацией вас опередили, нужно быстрее решать эту проблему, чтобы случайно не стать тем самым нарушителем, с которого правообладатель может взыскать компенсацию до 5 000 000 рублей. И это не единственная опасность. Что делать, когда конкуренты подали заявку в Роспатент раньше, рассказали эксперты патентного бюро «Лирейт» в статье.

Как товарный знак попадает в собственность конкурентов?

• В лучшем случае к регистрации подталкивает то, что другая компания начала использовать бренд. Тогда предприниматель быстро подает заявку, получает положительное решение и предъявляет претензии к конкуренту. Как пример история клиента. В 2022 году к нам обратился предприниматель из Тихорецка. Его магазин успешно развивался, пока бывший сотрудник не открыл на соседней улице торговую точку с таким же названием. Клиент решил зарегистрировать товарный знак, чтобы не потерять бизнес и запретить использование другому лицу. Мы быстро подготовили документы и отправили их в Роспатент. За 4,5 месяца мы зарегистрировали товарный знак клиента, он направил конкуренту официальную претензию. Бывший сотрудник сменил название магазина. Дополнительно клиент мог свободно взыскать с конкурента компенсацию.
• В худшем – другая компания регистрирует товарный знак первой, нарушителем становится предприниматель, который работает под брендом без прав на него.

К нам часто обращаются клиенты, истории которых начинаются одинаково:

«Конкурент зарегистрировал мой товарный знак…».

На практике часто воруют бренды бывшие сотрудники, с которыми произошел конфликт, или партнеры, с кем ранее предприниматель вел совместный бизнес. С партнерами бороться труднее, как правило, они имеют равные права и одинаковые обстоятельства, просто кто-то оказывается быстрее.

Хорошая новость – товарный знак можно забрать у конкурента даже после регистрации. Но сделать это непросто.

Как забрать у конкурента свой товарный знак?

Есть 6 способов вернуть товарный знак, если конкурент завладел им раньше:

1. Подать возражение в Роспатент.
2. Обратиться в ФАС.
3. Договориться об уступке.
4. Обратиться в суд.
5. Аннулировать товарный знак.
6. Доработать обозначение.

Перед тем как предпринимать решительные меры, нужно:

• изучить обстоятельства дела;
• понять, получен ли положительный ответ от ведомства или заявка находится на стадии экспертизы;
• установить, действительно ли товарный знак будет препятствием: в каких классах МКТУ зарегистрировал обозначение конкурент.

Только после предварительного анализа ситуации можно правильно выбрать тактику. Вам придется собрать материалы, в которых фигурирует товарный знак:

• договоры с клиентами и контрагентами;
• рекламные листовки, баннеры, вывески, этикетки;
• скриншоты сайта и соцсетей, поисковой выдачи.

В идеале нужно доказать, что вы долго использовали обозначение на большой территории.

Предлагаем подробно рассмотреть каждый вариант борьбы с конкурентом.

Подать обращение или возражение в Роспатент

Если товарный знак еще на стадии экспертизы, можно обратиться в ФИПС с возражением при наличии оснований. Часто заявители указывают, что конкурент вводит потребителей в заблуждение. Этот факт нужно доказать.

Доказательством может быть жалоба от потребителя на товар конкурента, которая поступила вам, или отзыв в сети, ошибочно адресованный вашей компании. Если ваша фирма уже широко известна, устранить конкурента, желающего воспользоваться вашим именем, будет легче. Иногда эксперты самостоятельно находят подобные основания и отказывают в регистрации.

При регистрации конкурентами логотипа, который был создан вами или по вашему заказу, можно предоставить в Роспатент доказательства авторства или владения исключительным правом на объект. Это станет основанием для непредставления охраны товарному знаку.

Подобрать основания и подготовить возражение поможет патентный поверенный компании «Лирейт».

Если возражение будет отклонено Роспатентом, решение ведомства можно оспорить в Суде по интеллектуальным правам РФ.

Когда товарный знак зарегистрирован конкурентами, подавать возражение нужно в Палату по патентным спорам.

Обратиться в ФАС

Антимонопольная служба самостоятельно запросит необходимые материалы и проведет проверку. Это плюс обращения в этот государственный орган. Когда заявитель обращается в суд или в Роспатент, ему необходимо самостоятельно доказывать свою позицию. В ФАС этим занимаются специалисты ведомства.

Если антимонопольный орган вынесет решение о том, что регистрация товарного знака – это недобросовестная конкуренция, можно с этим документом пойти в Роспатент и аннулировать регистрацию. Конкурент получит штраф и потеряет бренд, которым он незаконно овладел.

При отказе ФАС в возбуждении дела, можно обратиться в течение 3 месяцев в СИП, чтобы обжаловать это решение.

Договориться об уступке заявки

Мирным вариантом урегулирования конфликта может стать беседа, в которой конкуренту предлагают уступить свою заявку на регистрацию товарного знака, иногда за плату.

Заявитель может самостоятельно обратиться в Роспатент и отозвать заявку, после чего вы подадите пакет документов в ведомство.

Обратиться в суд

Выбирать этот вариант нужно тогда, когда есть доказательства, что конкурент нарушает антимонопольное законодательство. Суд будет рассматривать предоставленные вами материалы, не совершая действий по поиску и проверке дополнительных оснований, как это сделала бы ФАС.

Представьте доказательства, что конкурент знал о существовании вашей компании, имел мотив помешать вам работать под собственным брендом.

При получении положительного решения в суде вы можете обратиться в Роспатент. На основании позиции суда эксперты примут решение об отмене регистрации товарного знака на конкурента.

Если конкурент уже подал на вас в суд и требует компенсацию, вы можете возразить и указать на то, что истец злоупотребляет правом и при регистрации товарного знака изначально имел цель помешать вам вести бизнес.

Аннулировать регистрацию конкурента

Сделать это можно на основании того, что обозначение не отвечает критериям охраноспособности и требованиям закона. Стоит понимать, что в этом случае вы не сможете зарегистрировать аналогичное обозначение по тем же основаниям. Мы не рекомендуем так делать.

Второе основание – конкурент не использует обозначение в течение 3 лет. Реальной деятельности под заявленным товарным знаком нет, значит, его можно аннулировать и подать заявку на регистрацию аналогичного обозначения. Доказывать, что товарный знак использовался должен конкурент.

Доработать свой товарный знак

К этому варианту можно прибегнуть, если вы понимаете, что ситуацию никак не исправить, а сохранить бренд нужно. С помощью профессионального дизайнера, неймера и патентного поверенного вы можете немного изменить свое обозначение, чтобы уйти от сходства, но сохранить свою идентичность.

Придется изменить материалы, в которых использовался старый товарный знак, но вы получите собственное обозначение, зарегистрируете его и не потеряете. Специалисты по запросу могут сохранить важные элементы обозначения, чтобы сохранить узнаваемость среди потребителей.

Обратитесь к нашим неймерам и дизайнерам за доработкой, расскажите о своих пожеланиях и получите охраноспособный уникальный бренд.

Как узнать зарегистрирован ли мой товарный знак?

Если хотите зарегистрировать товарный знак, нужно убедиться, что никто не сделал этого раньше. Для этого проводят проверку по базам данных Роспатента. Нужно внимательно изучить список схожих товарных знаков, если они уже есть в реестре.

Проверить товарный знак бесплатно могут наши патентные поверенные. Свяжитесь с нами, оставьте заявку на сайте или воспользуйтесь нашим сервисом.

Если конкурент подал на регистрацию, это опасно. Бездействовать нельзя, особенно когда бренд представляет для бизнеса огромную ценность. Используя рекомендации, вы сможете найти выход из сложной ситуации. Если возникнут трудности, мы готовы помочь.

Нам часто задают вопрос «можно ли зарегистрировать товарный знак конкурента». Мы отвечаем, что это нежелательно. Лучше строить бизнес честно. К тому же есть способы, которые позволяют аннулировать такую регистрацию. Это риски, которые не нужны развивающемуся бизнесу.

Главная рекомендация предпринимателям:

Чтобы избежать ситуации, когда конкурент опередил вас, необходимо зарегистрировать товарный знак раньше.

Не пытайтесь использовать схожие или тождественные с брендами конкурентов обозначения, создавайте свои неповторимые товарные знаки.

Патентные поверенные компании «Лирейт» помогут получить свидетельство в течение 2-6 месяцев после подачи заявки. Оставьте заявку онлайн, мы с вами свяжемся. Защита товарного знака от конкурентов важна для успешного развития бизнеса на рынке.