Условия патентоспособности изобретения
В соответствии со ст. 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).
Условия предоставления правовой охраны изобретения
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно удовлетворяет одновременно трем условиям охраноспособности:
- является новым;
- имеет изобретательский уровень;
- промышленно применимо.
∨ Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники, то есть сведения о нем не опубликованы в каких-либо общедоступных в мире источниках информации до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.
∨ Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. То есть специалист для создания такого изобретения не достаточно просто обладать специальными познаниями в соответствующих областях науки и/или техники, а должен совершить в них «скачок» — подняться на новый уровень.
∨ Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.
Что нельзя рассматривать как изобретение?
Не являются изобретениями (в общем случае):
- открытия;
- научные теории и математические методы;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- программы для ЭВМ;
- решения, заключающиеся только в представлении информации.
Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:
- сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
- топологиям интегральных микросхем.
Новизна как условие патентоспособности изобретения
ГК РФ Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения
1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.
Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.
Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
(в ред. Федеральных законов от 12.03.2014 N 35-ФЗ, от 27.12.2018 N 549-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.
5. Не являются изобретениями, в частности:
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) научные теории и математические методы;
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
5) программы для ЭВМ;
6) решения, заключающиеся только в представлении информации.
В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.
6. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:
1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) топологиям интегральных микросхем.
Проверка изобретения на патентоспособность
При проверке патентоспособности заявленного изобретения устанавливается соответствие изобретения трем условиям:
- Консультация
- соответствие критерию новизны;
- соответствие изобретательского уровня;
- промышленная применимость;
Соответствие критерию новизны
Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.
Уровень техники включает в себя любые сведения, опубликованные в мире посредством печати, радиовещания и телевидения до даты приоритета изобретения.
Патентоспособность сохраняется, если заявка на изобретение подана в Патентное ведомство не позднее 12 месяцев с даты публикации посредством печати, радиовещания и телевидения (п.7 ст.4 Патентного закона РФ).
При определении новизны изобретения в уровень техники включаются все поданные ранее заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в РФ изобретения и полезные модели. Заявки тех же авторов не включаются в уровень техники.
Для проверки изобретения на новизну нужно получить доступ к базе данных изобретений. Такая база доступна в Патентной библиотеке по адресу: Бережковская наб., 24, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995
Новизна изобретения как первое и непременное условие его патентоспособности всегда была характерным признаком изобретений и в России, и за рубежом. Так, в соответствии с п. 21 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. решение признавалось новым, если до даты приоритета заявки сущность этого или тождественного решения не была раскрыта для неопределенного круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление. В советской юридической литературе давно и справедливо обращалось внимание на то, что такое определение новизны являлось недостаточно четким и порождало бесконечные споры в отношении правомерности противопоставления заявке неопубликованных материалов, носящих служебный характер (отчеты о научно-исследовательских работах, конструкторская и проектная документация и т.д.), а также сведений об открытом применении изобретений1. В Патентном законе РФ новизна определяется как неизвестность изобретения из сведений об уровне техники. Далее раскрывается само понятие «уровень техники»: сведения об уровне техники включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Данная формулировка позволяет акцентировать внимание на четырех моментах. Во-первых, при исследовании новизны заявленного решения используются лишь общедоступные сведения. Под ними понимаются сведения, содержащиеся в источнике, с которым любое лицо имело возможность ознакомиться само либо о содержании которого могло быть ему законным образом сообщено. Всякого рода служебная, закрытая, секретная и т.п. информация во внимание не принимается. Это, пожалуй, главное изменение в понимании новизны, которое произошло с принятием Закона. Во-вторых, в уровень техники включаются любые сведения, раскрывающие сущность изобретения, независимо от того, в какой форме (устной, письменной, официальной, неофициальной и т.д.) они стали доступными публике. В-третьих, речь идет о сведениях, ставших общедоступными не только в России, но и в зарубежных странах. Иными словами, новизна изобретения должна носить абсолютный мировой характер. В-четвертых, при определении новизны могут использоваться только те сведения, которые стали общедоступными до даты приоритета изобретения. Сведения, раскрывающие сущность изобретения, которые появились после этой даты, во внимание не принимаются. При определении уровня техники используются удовлетворяющие условию общедоступности сведения, представленные, в частности, в следующих источниках информации: * опубликованные описания к охранным документам, опубликованные заявки на изобретения — с указанной на них даты опубликования; * российские издания — с даты подписания в печать; * иные издания — с даты выпуска в свет, а при отсутствии возможности ее установления — с последнего дня месяца или с 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определено соответственно лишь месяцами и (или) годами; * депонированные рукописи статей, обзоров, монографий и других материалов — с даты депонирования; * отчеты о научно-исследовательских работах, пояснительные записки к опытно-конструкторским работам и другая конструкторская, технологическая и проектная документация, находящаяся в органах научно-технической информации, — с даты поступления в эти органы; * нормативно-техническая документация (ГОСТ, ТУ и т.д.) — с даты регистрации ее в уполномоченных на то органах; * материалы диссертаций и авторефераты диссертаций, изданные на правах рукописи, — с даты поступления в библиотеку; * принятые на конкурс работы — с даты выкладки их для ознакомления, подтвержденной документами, относящимися к проведению конкурса; * визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, проспекты, чертежи, схемы, фотоснимки, модели, изделия и т.п.) — с даты, когда стало возможным их обозрение при наличии подтверждения официальными документами; * экспонаты, помещенные на выставке, — с даты начала их показа, подтвержденной официальным документом; * устные доклады, лекции, выступления — с даты, когда был сделан доклад, прочитана лекция, состоялось выступление, если они зафиксированы аппаратами звукозаписи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий; * сообщения посредством радио, телевидения, кино и т.п. — с даты такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату; * сведения о техническом средстве, ставшие известными в результате его использования в производственном процессе, в изготовляемой или эксплуатируемой продукции, в том числе в опытном образце, переданном в эксплуатацию, либо иного введения в хозяйственный оборот, — с документально подтвержденной даты, с которой эти сведения стали общедоступными. Как видим, при проведении патентной экспертизы заявке могут быть противопоставлены либо такие сведения об изобретении, которые почерпнуты из открыто опубликованных источников, либо сведения об открытом применении изобретения. Из этого правила есть, однако, исключение, прямо указанное в Законе. При исследовании новизны изобретения в сведения об уровне техники входят также ранее поданные неопубликованные заявки на изобретения и полезные модели других авторов, а также запатентованные в РФ изобретения и полезные модели (с даты их приоритета). Совершенно очевидно, что эти заявки не могут относиться к общедоступным сведениям. Однако едва ли нужно доказывать необходимость их учета при исследовании новизны изобретения. Патентное право не допускает выдачи двух патентов на тождественные изобретения, патент выдается лишь по заявке, обладающей приоритетом. Поэтому Закон подчеркивает, что сведения о ранее поданных заявках и запатентованных объектах учитываются, но исключительно при определении новизны изобретения. При оценке изобретательского уровня они во внимание не принимаются.
Изобретательский уровень
Вторым критерием патентоспособности изобретения является изобретательский уровень. Он заменил собой признак «существенные отличия», которым оперировало ранее действовавшее в СССР законодательство. Как представляется, указанные понятия, в сущности, выражают, хотя и в разных формах, одно и то же требование к изобретению, а именно служат показателем его качественного уровня, сложности решаемой им задачи. Не случайно именно по признаку наличия или отсутствия существенных отличий в техническом решении многие годы в советском праве проводилось основное разграничение между изобретениями и рационализаторскими предложениями. Заметим попутно, что эту роль при разграничении изобретений и полезных моделей выполняет ныне признак «изобретательский уровень». Необходимость особого критерия, позволяющего признавать патентоспособными изобретениями лишь такие разработки, которые вносят вклад в научный и технический прогресс, почти никем из специалистов не ставится под сомнение. На первый взгляд, эту функцию может выполнять признак новизны, который обычно выражает творческое начало. Однако совершенно очевидно, что далеко не всякое решение, которое с полным основанием должно быть признано новым, может считаться и вносящим вклад в уровень техники. Например, обладая некими доступными знаниями в той или иной области техники, любой средний специалист легко может составить большое количество комбинаций известных средств, каждая из которых будет новой, но едва ли в большинстве случаев это будет означать выход за уже известное науке и технике. Поэтому в патентных законах подавляющего большинства стран присутствует, хотя и под разными названиями (изобретательский уровень, неочевидность, изобретательская деятельность, изобретательский шаг, существенные отличия), критерий, с помощью которого охраноспособное изобретение отграничивается от обычных инженерных разработок или объектов, к которым не предъявляются подобные требования. Изменение названия данного признака в российском патентном праве обусловлено стремлением сблизить его с аналогичными критериями патентоспособности в патентных законах других европейских стран. Предложения такого рода давно высказывались специалистами1. Этому отчасти способствовало и крайне неудачное раскрытие признака «существенные отличия» в Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. Впрочем, содержащийся в литературе анализ данного признака2 избавляет от необходимости еще раз рассматривать его достоинства и недостатки. Подчеркнем лишь, что он никогда не был, да и не мог быть тем объективным критерием, с помощью которого изобретения безошибочно отграничивались от простых инженерных разработок и результатов обычного проектирования. Данный признак в каждом случае выяснялся особо, исходя из конкретных обстоятельств дела, и во многом зависел от субъективных обстоятельств, в частности технической и правовой эрудиции лиц, проводивших экспертизу. В этом смысле введенный в закон критерий изобретательского уровня не страдает ни большей неопределенностью, ни большей субъективностью, как это утверждается некоторыми авторами. Суть не в названии признака, выражающего качественный уровень изобретения, а в том конкретном содержании, которое в него будет вкладываться инструкциями и методическими документами по проведению экспертизы, а также ее практикой. В соответствии с п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Как видим, уровень техники служит исходной базой для определения не только новизны разработки, но и ее изобретательского уровня. Безусловно, это свидетельствует о близости этих критериев, однако отнюдь не означает их совпадения. Определение новизны изобретения производится путем сравнения совокупности его существенных признаков с признаками, известными из уровня техники объектов того же назначения. Иными словами, при анализе уровня техники во время проверки новизны заявленного изобретения выявляются аналоги изобретения. Сравнение производится с каждым из аналогов в отдельности. Изобретение не признается соответствующим условию новизны только в том случае, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения. При определении новизны изобретения не допускается приведение нескольких источников информации для доказательства известности совокупности признаков изобретения.
Качественная характеристика изобретения, критерием которой является выполнение хотя бы одного из следующих условий: а) решаемая задача впервые сформулирована автором; б) автор первым указал путь, при помощи которого поставленную до него задачу можно решить; в) автор впервые указал на технические средства, при помощи которых поставленная задача может быть решена.На практике встречаются случаи, когда техническое решение задачи признается новым, промышленно применимым, но представляет собой решение известной задачи, осуществляемой известным путем, с помощью известных средств. Такое решение не имеет изобретательского уровня.
Не признаются соответствующими требованию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:
- на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;
- на замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;
- на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение, уменьшение массы, размеров, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);
- на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;
- на выполнении известного средства или его части (частей) из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами материала;
- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, если достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого объекта и связей между ними;
- на применении известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, если новое назначение обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие вещества, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения.
Не соответствуют требованию изобретательского уровня изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из этих признаков на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязи могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.
Промышленная применимость
Третьим критерием патентоспособности изобретения является промышленная применимость. Согласно п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. В ранее действовавшем законодательстве признак под таким названием отсутствовал, однако подобное требование к изобретениям выводилось из понятия «техническое решение задачи». Основная роль требования промышленной применимости заключается в проверке возможности реализации заявленного решения в виде конкретного материального средства, а также в выяснении того, действительно ли с помощью данного изобретения достигается заявителем результат. Промышленная применимость означает лишь принципиальную возможность использования изобретения в одной из отраслей деятельности, однако отнюдь не свидетельствует о преимуществах и достоинствах заявляемого изобретения перед известными решениями. С позиции современного российского патентного законодательства полезность и нужность изобретения должны оцениваться не на стадии проведения экспертизы, а в практической деятельности и в условиях рыночной конъюнктуры. Не входит в понятие «промышленная применимость» и требование технической прогрессивности заявленного решения, которое российским законодательством к изобретениям не предъявляется. Сам термин «промышленная применимость», как неоднократно указывалось специалистами, не вполне адекватно отражает вкладываемое в него содержание. В России, как и везде, ему дается самое широкое толкование, означающее, по сути дела, возможность практического использования изобретения в любой сфере человеческой деятельности. Следует особо подчеркнуть, что в соответствии с российским законодательством промышленно применимыми считаются методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний людей и животных, которые по законодательству многих стран признаются непатентоспособными. В отличие от признаков новизны и изобретательского уровня критерий промышленной применимости прямо не связывается законом с уровнем техники и датой приоритета. Между тем такая связь, безусловно, имеется, хотя подход к использованию известных сведений, охватываемых понятием «уровень техники», является иным. Если с точки зрения новизны и изобретательского уровня заявленное изобретение не должно повторять того, что содержится в уровне техники, или следовать из него, т.е. обязательно должен иметь место выход за пределы уровня техники, то при проверке промышленной применимости для оценки достаточности имеющихся в заявке сведений может быть привлечено только то, что уже вошло в уровень техники. Если оказывается, что имеющихся в заявке сведений с учетом известных знаний недостаточно и осуществление разработки становится возможным лишь при помощи сведений, не содержащихся в уровне техники и впервые представленных лишь в дополнительных материалах, то такие материалы подтверждают несоответствие изобретения в том виде, как оно было заявлено и описано, требованию промышленной применимости1. В Патентном законе РФ не указано, на какой момент должна оцениваться промышленная применимость заявленного изобретения. Это представляется не упущением законодателя, а его сознательной позицией. В отличие от признаков новизны и изобретательского уровня, которые могут быть утрачены изобретением, признак «промышленная применимость», напротив, может у изобретения в данный момент отсутствовать, а впоследствии появиться. В этих условиях, несомненно, целесообразно четкое определение даты, на которую устанавливаются новизна и изобретательский уровень изобретения, и нецелесообразна жесткая регламентация момента определения промышленной применимости. В самом деле, если таким моментом признавать дату приоритета, т.е. дату подачи заявки, отказное решение экспертизы выглядело бы нелепо, если бы на момент ее проведения заявленное предложение стало промышленно применимым. Если же за точку отсчета заранее принять момент проведения экспертизы, что может показаться логичным, то, во-первых, это было бы достаточно неопределенным решением и, во-вторых, в некоторой степени ориентировало бы изобретателей на такие разработки, которые на момент их создания и оформления заявки не способны к практическому осуществлению. Этим, на наш взгляд, и объясняется отсутствие в законе ясности относительно момента определения промышленной применимости. Данный вопрос должен решаться не ранее чем на момент проведения экспертизы, хотя в самом законе указание на это могло бы выглядеть не вполне корректным.
Использован материал httр://ww.mеgаrеsеаrch. ru/
Новизна как условие патентоспособности изобретения в соответствии с региональными системами патентования
М.М. ФОРМАНЮК, аспирант юридического факультета кафедры гражданского и предпринимательского права Московского гуманитарного университета Статья представляет собой сравнительное исследование нормативно-правового регулирования региональных систем патентования и законодательства их государств-участников на предмет новизны изобретения как условия его патентоспособности. В статье отмечаются единообразие подходов к определению системы патентования, как на региональном, так и на национальном уровне; вопросы, носящие дискуссионный характер, а также имеющие место пробелы.
Страницы в журнале: 70-74
М.М. ФОРМАНЮК,
аспирант юридического факультета кафедры гражданского и предпринимательского права Московского гуманитарного университета
Статья представляет собой сравнительное исследование нормативно-правового регулирования региональных систем патентования и законодательства их государств-участников на предмет новизны изобретения как условия его патентоспособности. В статье отмечаются единообразие подходов к определению системы патентования, как на региональном, так и на национальном уровне; вопросы, носящие дискуссионный характер, а также имеющие место пробелы.
Ключевые слова: региональная система патентования, новизна изобретения, патентоспособность, предшествующий уровень техники, общедоступность сведений, дата подачи патентной заявки, дата приоритета.
Novelty as a condition of patentability of invention in accordance with the regional systems of patenting
The clause represents comparative research of normative legal regulation of regional systems of patenting and the legislation of their states-participants for novelty of the invention as conditions of its patentability. The author marks uniformity of approaches to its definition both on regional, and at a national level, the questions having debatable character, and also taking place blanks.
Keywords: regional system of patenting, novelty of the invention, the patentability, a previous level of technics, general availability of data, date of submission of the patent application, date of a priority.
На новизну изобретения как условие его патентоспособности на международном уровне обращала внимание еще Парижская конвенция от 20.03.1883 «По охране промышленной собственности» (далее — Парижская конвенция). Новизна изобретения определялась указанием на необходимость соблюдения условий и формальностей, предписываемых национальным правом. Однако первые реальные основания для унификации требований относительно новизны изобретения были установлены Договором о патентной кооперации от 19.06.1970.
В ст. 45 данного документа допускалась возможность создания региональных патентных систем (РПС). В настоящее время таких систем образовано три: Африканская патентная система (далее — АПС), действующая на основе Лусакского соглашения от 09.12.1976 о создании Африканской региональной организации по интеллектуальной собственности (ARIPO) (далее — Лусакское соглашение)[1]; Европейская патентная система (далее — ЕПС), действующая на основе Мюнхенской конвенции от 05.10.1973 о выдаче европейских патентов (далее — ЕПК)[2] и Евразийская патентная система (далее — ЕАПС), действующая на основе Евразийской патентной конвенции от 09.09.1994 (далее — ЕАПК).
Документами АПС, устанавливающими и определяющими новизну изобретения как условие выдачи регионального патента, является Протокол о патентах, промышленных образцах и полезных моделях Африканской региональной организации по интеллектуальной собственности (ARIPO) от 10.12.1982 и Инструкция к Протоколу о патентах, промышленных образцах и полезных моделях от 25.04.1984 (далее — Протокол ARIPO)[3]. Пункт 10 секции 3 (патенты) Протокола ARIPO гласит: «Изобретение будет считаться новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Все, что стало доступным публике в любом месте мира, что должно пониматься как письменное раскрытие (включая чертежи и другие иллюстрации) или как использование или проведение выставки, должно являться предшествующим уровнем техники, сопровождающимся таким раскрытием, осуществленным до даты подачи заявки или в случае его истребования до даты приоритета…»
Законодательство государств—участников АПС определяет новизну изобретения аналогичным образом. Например, п. 3 ч. 1 Закона о патентах Ганы устанавливает, что «изобретение считается новым, если оно не следует из предшествующего уровня техники. Любая доступная для публики во всем мире информация об изобретении, под которой понимается письменное раскрытие (включая чертежи и иллюстрации) или устное раскрытие, использование в результате проведения выставки или иное не письменное значение, должна пониматься как предшествующий уровень техники, обеспечивающий такое раскрытие или иное действие, осуществленное до даты подачи патентной заявки или, если испрошен приоритет, — до даты приоритета в отношении такого изобретения»[4].
В рамках ЕПС новизна как условие патентоспособности изобретения установлена ст. 54 ЕПК: «Изобретение будет считаться новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. В предшествующий уровень техники включаются все сведения, ставшие общедоступными публике посредством письменного или устного описания, использования или любым другим способом до даты подачи заявки на европейский патент (даты приоритета)».
Патентное законодательство государств—членов ЕПС в отношении новизны изобретения устанавливает идентичные требования. В качестве примера можно привести Закон о патентах (полезных моделях) Испании, подп. 1 п. 6 которого указывает, что «изобретение считается новым, если оно не входит в предшествующий уровень техники»[5]. Согласно подп. 2 п. 6 «предшествующий уровень техники включает все знания в Испании или за границей, ставшие доступными для публики посредством письменного или устного описания, использования или любым другим способом до даты подачи патентной заявки».
В ЕАПС требование новизны изобретения закреплено в двух источниках: ст. 6 части III ЕАПК называет новизну изобретения в качестве условия патентоспособности. Раскрывается она правилом 3 Патентной инструкции к ЕАПК: «Изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрошен приоритет, — до даты ее приоритета»[6].
Таким же образом понятие новизны изобретения определяется и в патентном законодательстве стран ЕАПС. В частности, согласно ст. 1350 ГК РФ «изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения».
Исходя из приведенных определений, как нормативно-правовое регулирование РПС, так и законодательство государств-участников устанавливает два основных критерия определения новизны: с одной стороны, это временной критерий, с другой — территориальный. С точки зрения временного критерия новизна определяется по дате, до которой вся общедоступная информация будет являться составной частью предшествующего уровня техники. На региональном и национальном уровнях в качестве такой даты установлена дата подачи патентной заявки в соответствующее региональное или национальное патентное ведомство. Об этом говорит правило 14 Протокола ARIPO,
ст. 80 ЕПК и правило 6 Патентной инструкции к ЕАПК, а также законодательство государств—членов РПС.
Территориальный критерий новизны заключается в том, что изобретение не должно содержать техническое решение, существующее либо в мире, либо на территории определенного государства, что понимается как предшествующий уровень техники. Предшествующий уровень техники определяется на основе так называемых общедоступных сведений, которые также образует информация, содержащаяся во всех предшествующих заявках на получение патента.
Понятие «общедоступность сведений» легально ни на региональном, ни на национальном уровне не раскрывается и поэтому носит дискуссионный характер. Так, Э.П. Гаврилов утверждает: «Уровень техники — это всевозможные общедоступные сведения: самые разнообразные публикации, сведения об использовании или открытой демонстрации изобретения. Сведения относятся к числу общедоступных (общеизвестных), если любые лица могут с ними ознакомиться, т. е. имеют принципиальную возможность такого ознакомления»[7]. И.В. Шугурова лишь указывает на источники общедоступных сведений: «К общедоступным источникам информации относятся: опубликованные описания к охранным документам; издания (с даты подписания в печать); иные издания (с даты выпуска в свет); отчеты о выполнении НИОКР; материалы диссертаций; экспонаты, помещенные на выставках; устные доклады, лекции, выступления; сведения об открытом применении аналогичных решений…»[8]. Особенной является позиция В.И. Блинникова, А.Н. Григорьева и В.И. Еременко, которые, исходя из сложившейся мировой практики, к числу общедоступных источников информации об изобретении относят:
«а) публикации описания изобретения;
б) публичные выступления;
в) публичное использование изобретения.
Наиболее распространенным видом информации являются любого рода публикации, в которых раскрыто содержание изобретения (книги, статьи, патентная документация и т. д.). Публикация чертежей или рисунков также относится к сведениям, которые могут опорочить новизну изобретения. При этом необходимо, чтобы чертежи или рисунки были представлены в таком виде, который бы позволял без описания понять сущность изобретения»[9]. Интересно также мнение французских авторов П. Матели и П. Парела. П. Матели уточняет, что «для потери новизны достаточно, чтобы публика имела возможность узнать о противопоставляемых материалах»[10]. П. Парела соглашается с этим выводом: «Нет необходимости, чтобы эти материалы стали действительно известны публике, достаточно только возможности для ознакомления с ними. Не приводится в законодательстве и понятие “публика”. В принципе, этот термин употребляется в широком смысле и включает в себя не только специалиста в какой-либо области техники, но также любых лиц, независимо от их специальности»[11].
Наличие столь различных интерпретаций понятия «общедоступность» свидетельствует о необходимости его официального определения. Для разрешения этой проблемы надлежит обращаться к делам международных органов, рассматривающих патентные споры.
Так, в решении по делу T. № 381/87 Палата жалоб Европейского патентного ведомства установила, что при определении возможности доступа неограниченного круга лиц к документу, находившемуся в библиотеке, нужно выяснить, были ли исполнены все требования к размещению документа и предоставлению материалов пользователям по внутренним правилам библиотеки. Таким образом, третьим лицам была предоставлена теоретическая возможность ознакомления с материалами. Кроме того, палата указала, что факты ознакомления с документом третьими лицами или знания о наличии документа в библиотеке не имеют юридического значения, так как теоретическая возможность ознакомления с ними существовала[12].
Данное решение показывает, что общедоступность — это наличие источников получения знаний о патентуемом изобретении, и поэтому для опорочивания новизны изобретения не имеет значения, ознакомилось заинтересованное лицо (лица) с соответствующей информацией или нет.
Как было отмечено, предшествующий уровень техники означает учет заявок, поданных ранее рассматриваемой заявки. Обращает на себя внимание, что Протокол ARIPO специально не выделяет подобного правила. Но некоторые государства—члены Лусакского соглашения включили его в свое патентное законодательство. Например, Закон об интеллектуальной собственности Кении говорит, что «заявка, по которой испрашивается патент в Кении, должна считаться составной частью уровня техники»[13].
В нормативных правовых актах ЕПС и ЕАПС данное положение рассматривается достаточно подробно. Например, правило 3 Патентной инструкции к ЕАПК предусматривает, что «предшествующий уровень техники включает также содержание любой заявки на выдачу евразийского патента в той редакции, в которой она была подана на дату ее подачи, при условии что эта заявка или выданный по ней евразийский патент впоследствии будут опубликованы в установленном порядке и что дата подачи такой заявки или, если испрошен приоритет, дата ее приоритета предшествует соответствующей дате, указанной в абзаце третьем настоящего пункта»[14].
Подобные определения имеют и патентные законы государств—членов ЕПК и ЕАПК: России (п. 2 ст. 1352 ГК РФ), Франции (п. 3 ст. 8 Кодекса промышленной собственности), Германии (п. 2 ст. 3 Патентного закона) и Великобритании (п. 3 ст. 2 Патентного закона). Проиллюстрировать это можно п. 2 ст. 3 Закона Великобритании: «Состояние техники применительно к изобретению, к которому относится заявка на патент или патент, включает в себя также предмет, содержащийся в заявке на другой патент, который был опубликован на дату приоритета данного изобретения или после нее, если этот предмет содержался в заявке на другой патент, как поданной, так и опубликованной»[15].
Что касается масштаба новизны, характеризующего территорию, в пределах которой заявленное техническое решение не должно быть почерпнуто из общедоступной информации до даты ее приоритета, то РПС и большинство их государств-членов придерживаются критерия мировой новизны. Это означает, что в предшествующий уровень техники включаются все знания, ставшие общедоступными на территории всех государств мира.
В связи с тем что известность изобретения может опорочить его новизну, сам соискатель патента не должен совершать действий, способствующих раскрытию сущности его изобретения до подачи заявки на изобретение в патентное ведомство. В.И. Карнышев подчеркивает, что «даже если авторы сами написали статью и опубликовали ее, например, в городской газете до подачи заявки на изобретение, то эта публикация может впоследствии стать препятствием к признанию изобретения авторов “новым”, т. е. неизвестным в мире до даты приоритета»[16].
Возможность опорочивания новизны изобретения в связи с тем, что оно становится общедоступным в результате действий самого заявителя, признается и судебной практикой. Примером может служить решение Федерального суда Германии по объекту «печатные издания для клиентов», патент на который истец просил признать недействительным. Ответчиком являлась владелица патента 1 057 195, по которому приоритет в США испрашивался от 16.12.1954.
Судом было принято решение о частичной недействительности патента со ссылкой на § 2 Патентного закона Германии от 21.06.1976, в соответствии с которым льготный срок сохранения новизны исчисляется с даты подачи заявки, а не с даты конвенционного приоритета: предмет оспариваемого патента не является новым. Уже в чертежах ответчика, предназначенных для клиентов (т. н. customer prints), — С-41 773-75 и С-41 799-802 — изобретение описано таким образом, что может быть использовано и другими специалистами.
1. Оба чертежа представляют пружинный зажим плоского контактного устройства со всеми без исключения признаками оспариваемого патента.
2. Чертежи С-41 773-75 и С-41 799-802 ответчика являются приравненными к публичным изданиям в смысле § 2 Патентного закона[17].
Разрешению анализируемой ситуации акты РПС посвящают следующие нормы:
1) АПС: п. 10 секции 3 Протокола ARIPO устанавливает, что «если имело место осуществление такого и последующего раскрытия изобретения в официальном порядке или на официально признанных выставках, то оно не должно пониматься в качестве такового, если произошло не позднее 6 месяцев до даты подачи заявки или в случае его официального требования — даты приоритета на такое изобретение»;
2) ЕПС: ст. 55 ЕПК указывает, что «разглашение изобретения не признается во внимание, если оно имело место не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявки на европейский патент и явилось прямым или косвенным результатом: очевидного злоупотребления, совершенного в отношении заявителя или его правопредшественника; или того факта, что заявитель или его правопредшественник поместил изобретение на официальных или официально признанных выставках на основании подписанной 22 ноября 1928 г. в Париже и пересмотренной в последний раз 30 ноября 1972 г. Конвенции о международных выставках»[18];
3) ЕАПС: п. 2 правила 3 главы 2 Патентной инструкции к ЕАПК определяет, что «не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, изобретателем, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи евразийской заявки или до даты приоритета, если он испрошен. При этом обязанность доказывания обстоятельств раскрытия информации лежит на заявителе»[19].
Указанные нормы ограничивают возможность квалификации действий заявителя или его правопреемника (правопреемников) как действий, способных раскрыть информацию об изобретении и поэтому способных устранить его новизну. Это осуществляется путем:
— установления временного периода, в течение которого действия заявителя или его правопреемника (правопреемников) или третьих лиц будут рассматриваться в качестве таковых;
— определения характера таких действий.
Однако не все государства—члены РПС устанавливают аналогичные региональным соглашениям критерии. Так, некоторые из них устанавливают временной период равным не 6, а 12 месяцам. Иногда более подробно характеризуются действия соответствующих лиц. Примером может служить национальное законодательство некоторых государств—участников Лусакского соглашения. В частности, согласно подп. 4 п. 23 ч. 3 Закона о промышленной собственности Кении «не должно браться во внимание раскрытие изобретения, если оно было осуществлено не ранее 12 месяцев перед датой подачи или в случае его требования — датой приоритета заявки и если это было вызвано причиной или следствием: а) действия заявителя или его представителя в отношении названия изобретения или б) очевидного злоупотребления со стороны третьего лица или его представителя в отношении названия изобретения заявителя»[20].
Таким образом, нормативно-правовое регулирование РПС определяет новизну изобретения исключительно как абсолютную мировую, т. е. не имеющую ограничений, с одной стороны, во времени, так как патентное ведомство осуществляет поиск принадлежности заявленного изобретения к уровню техники, достигнутому в любое время до даты подачи патентной заявки в региональное патентное ведомство, с другой стороны в пространстве, потому что такой поиск осуществляется по уровню техники, существующему в любой стране мира. Вместе с тем само нормативно-правовое регулирование РПС в этой части имеет существенный недостаток, состоящий в отсутствии официального закрепления понятия «общедоступность сведений», приобретающего ключевое значение в определении новизны изобретения.
2 Convention on the grant of European patents (European patent convention) of 5 October 1973 // СПС «Гарант».
3 Цит. по: Protocol on patents and industrial designs within the framework of the African regional intellectual property organization (ARIPO) (adopted on December 10, 1982) and regulation for implementing the protocol on patents and industrial designs within the framework of the African regional intellectual property organization (ARIPO) (text entered into force on April 25, 1984) // http://www.aripo.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=35&Itemid=11
4 Ghana: Patents, Law. 30.12.1992. № 305А // http://www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=1778
5 Spain: Patents (Utility Model), Law. 20.03.1986. No. 11 // Boletin Oficial del Estado. 26.03.1986. No. 73.
6 СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2323.
7 Гаврилов Э.П. Патентное право в части четвертой ГК РФ: комментарий к главе 72 // Хозяйство и право. 2007. № 12. С. 5.
8 Шугурова И.В. Международно-правовая охрана изобретения как объекта промышленной собственности. — Саратов, 2003. С. 68.
9 Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Комментарий к Евразийскому патентному законодательству. — М., 1996.
10 Mathely P. Le droit Europeen des brevets, Invention Journal des Notalres et des Avocats. — Paris, 1978. P. 105.
11 Parel P. Le Protection des invention en droit Europeen des brevets — Librairies Techniques. — Paris, 1977. P. 33.
12 См.: Дорофеев Д.Д. Патентоспособность изобретения в Европейском патентном праве: Дис. … канд. юрид. наук. — М., 2004. С. 89.
13 Kenya: Industrial Property, Act. 27.07.2001. № 3 // Kenya Gazette Supplement, 03/08/2001. № 60 (Acts. № 3).
15 См.: Дао Тхань Нга. Сравнительное законодательство СРВ, России и отдельных стран Западной Европы: Франции, Великобритании, Германии: Дис. … канд. юрид. наук. — М., 1995. С. 32.
16 Карнышев В.И. Основы изобретательской деятельности. — Томск, 2007. С. 41.
17 См.: Джермякян В.Ю. Открытое использование, преждепользование и новизна изобретения. — М., 2002. С. 8—9.
18 Цит. по: Пилькина Н.Н. Европейская и евразийская региональные патентные системы: сравнительно-правовой анализ: Дис. … канд. юрид. наук. — М., 2007. С. 85.
19 См.: СПС «Гарант».
20 Kenya: Industrial Property, Act. 27.07.2001. № 3 // Kenya Gazette Supplement, 03/08/2001. №. 60 (Acts. № 3).
Поделитесь статьей с друзьями и коллегами:
Чтобы получить короткую ссылку на статью, скопируйте ее в адресной строке и нажмите на «Укоротить ссылку»: