Какие условия являются существенными для лицензионного договора

Энциклопедия решений. Существенные условия лицензионного договора (январь 2024)

К существенным условиям лицензионного договора относятся:

— предмет договора, который раскрывается путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору (если исключительное право на такой результат или на такое средство удостоверяются документом (патентом, свидетельством), должен быть также указан номер этого документа);

— способы, которыми лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

Для возмездного лицензионного договора (а лицензионный договор предполагается таковым во всех случаях, если в нем нет прямого указания на безвозмездность и безвозмездный характер лицензионного договора не следует из закона) существенным также является условие о размере вознаграждения или порядке его определения.

Если существенные условия сторонами не согласованы, договор является незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

В частности, незаключенным является возмездный лицензионный договор, в котором отсутствует условие о размере вознаграждения или порядке его определения. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ (по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги), не применяются (п. 5 ст. 1235 ГК РФ, пп. 13.6 п. 13 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29). Это связано с тем, что каждый объект интеллектуальной собственности обладает признаками уникальности, неповторимости.

Незаключенным будет считаться лицензионный договор, в котором сторонами не согласовано условие о предмете, например, договор о предоставлении права на публичное исполнение музыкальных произведений, если он не предусматривает конкретный перечень таких произведений (постановления ФАС Московского округа от 09.06.2012 N Ф05-4288/12, ФАС Северо-Кавказского округа от 25.03.2009 N А53-15638/2008-С2-11).

Однако, если сторона договора приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по этому договору либо иным образом подтвердила его действие (например, приняла оплату за использование конкретного результата интеллектуальной деятельности тем или иным способом), она не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 432 ГК РФ в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ, вступившего в силу с 01.06.2015).

В лицензионном договоре должно быть прямо указано право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В ином случае оно не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Например, если лицензионное соглашение о предоставлении права использования программы для ЭВМ предоставляет лицензиату право установить, использовать, осуществлять доступ, отображать и запускать на компьютере только одну копию программного продукта, он не вправе распоряжаться им иным образом, в частности копировать эту программу, устанавливать ее на другие компьютеры, использовать такой продукт для оказания сетевых услуг третьим лицам на коммерческой основе и т.д. (см. постановление ФАС Поволжского округа от 18.05.2010 по делу N А65-26421/2009).

В лицензионном договоре должна быть также указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Однако отсутствие в договоре такого указания не означает, что договор является незаключенным. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Другими словами, это положение дает лицензиару право ограничить территорию, на которой лицензиат вправе использовать интеллектуальную собственность.

Существенные условия лицензионного договора

В соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса можно выделить следующие существенные условия лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ): условия о предмете договора, виде передачи прав и объеме передаваемых прав, условие о контроле качества и все иные условия, признанные сторонами существенными.

Таким образом, существенные условия могут быть двоякого рода: объективными, т.е. предписанными законом и необходимые для договоров данного вида, и субъективные, т.е. предложенные стороной договора. Эти последние условия могут касаться частных вопросов, однако поскольку сторона считает их важными, они приобретают характер существенных и их согласование необходимо для того, чтобы договор вступил в силу. Это могут быть условия о размере и порядке оплаты по лицензионному договору, о территории, в отношении которой выдается исключительная или неисключительная лицензия, сроке действия договора, а также условия, связанные с ответственностью сторон за нарушение договора и определением договорной подсудности.

В соответствии с п. 5.1, п. 7.10 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации — (далее – Административный регламент), применяющимися для регистрации лицензионных договоров, при установлении соответствия представленного на регистрацию договора положениям законодательства проверяется наличие в договоре положений, относящихся к:

— определению сторон договора;

— предмету договора (номер свидетельства на товарный знак, номер международной регистрации и т.п.);

— виду передачи права;

— объему передаваемых прав по лицензионному договору;

Таким образом, исходя из смысла ст. 432 ГК РФ и в соответствии с п. 5.1 Административного регламента, стороны лицензионного договора его существенным условием. Сторонами лицензионного договора являются правообладатель (Лицензиар), и юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которому по лицензионному договору предоставляется право использовать результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Исходя из смысла Административного регламента, положения лицензионного договора должны позволять четко определить стороны данного договора. Стороны лицензионного договора должны быть определены путем указания их наименования, наименования руководящего органа (если это юридическое лицо), юридического или фактического адреса, реквизитов расчетных счетов, лица, обладающим правом подписи от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также основания такого права.

Другим существенным условием лицензионного договора является его предмет, а именно предоставление права на использование объекта интеллектуальной собственности. Предмет должен быть сформулирован таким образом, чтобы можно было определить объем передаваемых прав. Указывается вид предоставляемой лицензии: исключительная или неисключительная.

Согласно п. 6. ст. 1235 ГК РФ, лицензионный договор должен предусматривать способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Согласно ст. 1235 ГК РФ, лицензионный договор должен быть заключены в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случаях, предусмотренных ст. 1232. Несоблюдение письменной формы или при отсутствии государственной регистрации в Роспатенте лицензионный договор является недействительным. Такие же требования предъявляются и к договорам, вытекающим из лицензионного договора, к дополнительным соглашениям к нему. В частности, Президиум ВАС РФ, в своем Постановлении №13695/03 от 13.01.2004 г. оставил без изменения решение Арбитражного суда о признании недействительным договора о переводе долга, вытекающего из лицензионного договора.

Цена договора не является существенным условием, однако само легальное определение лицензионного договора предусматривает возможность внесения лицензиаром лицензиату платежей в порядке, установленном договором (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. При этом отсутствие в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключённым (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). На практике встречаются случаи, когда к лицензионному договору в качестве приложения используют акт приёмки-передачи. Выплаты по лицензионному договору могут осуществляться в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) от использования товарного знака лицензиара, либо в иной форме.

Таким образом, можно сделать вывод, что условие о размере и порядке выплаты вознаграждения за передачу прав на использование результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации значительным для лицензионного договора, его следует считать существенным по признанию сторон договора. Определение размера вознаграждения в договоре важно для сторон не только для письменного изложения своих коммерческих интересов, но и по причине того, что для определения вознаграждения общее правило определения цены договора, не предусмотренной в договоре и не определяемой из его условий (п. 3 ст. 424 ГК) по отношению к лицензионному договору не применяется, в соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ.

Согласно п. 3 ст. 1235 ГК РФ, если территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Важным также является условие о сроке действия лицензионного договора на товарный знак. Согласно п. 4 ст. 1235 ГК РФ, срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Существенные условия лицензионного договора

Лицензионное соглашение носит гражданско-правовой характер и юридически регулирует отношения двух его сторон – лицензиара и лицензиата. Согласно п. 1 статьи 1235 четвертой части ГК РФ от 18 декабря 2006 года под номером 230-ФЗ в редакции от 7 октября 2022 года, лицензиаром называется лицо, обладающие правами исключительного характера на средство индивидуализации или результат интеллектуального труда (ОИС). Другая сторона – лицензиат, согласно письменному договору, получает право использовать эти права в оговоренных и установленных соглашением пределах. Если случай предусмотрен ст.1232 ГК РФ, то предоставление таких прав требует государственной регистрации в Роспатенте или других компетентных органах.

Согласно статье 432 ч. 1 ГК РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в ред. 25 февраля 2022 года, а также с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 1 сентября того же года), сделка считается заключенной, если стороны достигли согласия по всем существенным условиям договора и подписали его в требуемой законом форме. К Существенным условиям относятся предмет договора, территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, срок действия договора, способы использования результата интеллектуальной деятельности и размер вознаграждения (ст.1235 ГК РФ).

За нарушения условий лицензионного соглашения предусмотрена административная, гражданская и/или уголовная ответственность, как в отношении физических, должностных, так и юридических лиц.

Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Самыми частыми объектами соглашений о лицензии выступают плоды научных изысканий, искусства и литературы, мультимедийный контент, чертежи микросхем и многие другие ОИС.

Виды лицензионных соглашений указаны в статье 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации. Различаются они правами, остающимися за лицензиаром после заключения сделки. В случае с простой лицензией автор сохраняет за собой право выдачи аналогичных прав другим лицензиарам. Если лицензия считается исключительной, правообладатель не может предоставить разрешение на пользование своей интеллектуальной деятельностью кому-либо ещё.

Если лицензия касается патентного права, товарных знаков, топологий схем, её нужно регистрировать. Если лицензионное соглашение касается программ для ЭВМ и баз данных (даже тех, что есть в реестре Роспатента), регистрация не требуется.

Сегодня мы обсудим условия лицензии и конкретно те из них, что принято считать существенными для этого вида соглашений.

Суть лицензионного договора

Лицензионный договор составляется и подписывается обеими сторонами, чтобы правообладатель объекта и пользователь прав на него могли в минимальные сроки выяснять все нюансы юридических отношений, возникших между ними. Поскольку права не имеют материального эквивалента, появилась надобность в том, чтобы защищать интересы лицензиата и лицензиара, справедливо разрешать споры между ними, а также договариваться относительно сроков и полномочий. Также подобное соглашение позволяет официально установить и закрепить размер вознаграждения, которое получает обладатель прав после заключения сделки.

Изобретателям и новаторам в различных сферах он даёт возможность получать материальные блага без реализации и рекламы. Если лицензиару требуются права на использование ОИС, это также обязательно закрепляется в тексте.

Статьей 1238 ГК РФ предусмотрен сублицензионный договор в соответствии с которым права пользования ОИС первоначальный обладатель лицензии может передавать сублицензианту. Делать это можно строго с разрешения изначального обладателя прав. Период разрешенного использования, география и методы применения лицензии в сублицензионном договоре не могут превышать те, которыми наделен лицензиат. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензианта, нарушившего условия сублицензии, ложится на лицензиата, если в договоре не предусмотрено иное.

Существуют и другие разновидности похожих соглашений, например, предоставляющих отдельно право на использования плодов литературы, науки и искусства, смежные или издательские права, соглашения о присоединении для компьютерных программ и баз данных.

Чтобы сделка считалась заключенной, в лицензионном договоре, как мы уже сказали, обязаны присутствовать существенные условия.

1. Первое, что должно быть в договоре, это, конечно, его стороны – лицензиат и лицензиар с указанными личными данными.
2. Второе – это предмет договора. Он раскрывает, для какого конкретно ОИС сможет приобрести права на пользование приобретатель лицензии. Если у предмета лицензионного договора, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).
3. Третье – в лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
4. Четвертое – это способы, которыми интеллектуальные права будут применяться. Этот момент регулирует шестой пункт ст. 1235 ГК РФ. Кроме того, в соглашении нужно указывать и объём передаваемых прав.
5. Пятое условие определяет, является ли договор возмездным, то есть будет ли по нему лицензиар получать вознаграждение за использование лицензиатом права на его деятельность. При этом, если договор безвозмездный, это должно быть отдельно прописано в документе. Согласно пункту пятому статьи 1235 Гражданского кодекса РФ, если соответствующего пункта нет вообще, заключить сделку не получится. Форма платежей также должна быть прописана. Она может представлять собой процент от выручки, периодический взнос или фиксированную сумму. Данное условие о размере и порядке выплат необходимо не только для закрепления коммерческих намерений сторон. Согласно пункту третьему статьи 424 ГК РФ, для лицензионных соглашений нельзя традиционным способом определить вознаграждение, исходя из цены договора (пункт 5 статьи 1235 ГК Российской Федерации). Поэтому его сумму и способы оплаты в обязательном порядке нужно зафиксировать. Приложением к договору о лицензии является акт приёмки-передачи.

Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии.

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Если хотя бы одно из этих условий не указано в заключаемом соглашении, оно не будет считаться действительным и заключенным.

Ещё одним не менее важным условием является срок, в течение которого будет действовать договор. Если его не указать, считается, что соглашение заключено на пять лет. Срок не должен превышать время действия исключительного права на оговариваемый в договоре объект.

И, конечно, в лицензионном договоре необходимо указывать ответственность лицензиара и лицензиата за нарушение его условий.

У заключения лицензионного договора есть ряд тонкостей. Если вы столкнулись с ними, можете обратиться в «РосКо» за консультацией. Наши юристы не первый год занимаются подобными вопросами. Мы поможем вам разобраться с хитросплетениями формулировок и условий, чтобы ваша сделка была заключена в кратчайшие сроки и в самом выгодном варианте.

Существенные условия лицензионного договора

Правообладатели заинтересованы в создании популярного бренда, а производители – в его использовании. Возникает вопрос: как начать использование бренда? Если производитель будет выпускать и распространять его, не спрашивая у лицензиара соответствующего разрешения, то он рискует и может быть привлечен к ответственности за нарушение интеллектуальных прав. Мера ответственности никогда не оправдывает риски.

Самый распространенный способ получения права на использование бренда – заключение лицензионного договора, в котором стороны должны согласовать ряд существенных условий.

1. Вид лицензионного договора: будет это исключительная либо не исключительная лицензия. Основные преимущества первой: в течение срока действия договора лицензиар не может использовать сам, а также передавать третьим лицам право использования бренда в том объеме, в котором такое право предоставлено производителю. Кроме того, при заключении данного вида договора производитель может от своего имени вести защиту от контрафакта в товарной категории, предоставленной ему по лицензии.

2. Перечень объектов интеллектуальной собственности.

Производитель вправе использовать только те объекты, которые прямо указаны в лицензионном договоре. Если предоставляется право использования товарных знаков либо объектов патентных прав, то в договоре указываются их регистрационные номера, в отношении товарных знаков – классы товаров и услуг. Важно отметить, что производителю на этапе включения в договор конкретного перечня объектов интеллектуальной собственности необходимо получить от правообладателя и детально изучить правоустанавливающие документы — действительно ли права на бренд принадлежат лицензиару, не истек ли срок их действия, не аннулировано ли право.

3. Способы использования бренда.

Производителю следует определить полный перечень необходимых ему способов использования бренда, поскольку те из них, которые прямо не указаны в лицензионном договоре, считаются не предоставленными производителю.

4. Территория использования бренда.

Действующее законодательство содержит оговорку: если территория, на которой допускается использование бренда, в договоре не указана, производитель вправе использовать бренд на всей территории Российской Федерации.

5. Срок использования бренда.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на бренд. Если срок исключительного права истек до истечения срока лицензионного договора, такой договор прекращает свое действие досрочно. Однако, если в течение срока действия лицензионного договора правообладатель передал права на бренд иному лицу и перестал быть таковым, законом предусмотрены гарантии для производителя, которые выражаются в том, что такая передача прав не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Сторонам необходимо определиться, на какое время будет предоставлено право на использование бренда. При производстве товаров очень важно согласовать, будет ли установлен срок для допродажи продукции, изготовленной, но не реализованной в пределах срока лицензионного договора. Если срок допродажи установлен не будет, с момент окончания срока лицензионного договора производитель не вправе осуществлять продажу складских остатков продукции, хоть они и были произведены в пределах срока договора.

Действующее законодательство также содержит оговорку в части срока лицензионного договора: если срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

6. Вознаграждение.

На практике применяют три модели расчета вознаграждения правообладателя: фиксированное вознаграждение (паушальный взнос), которое выплачивается правообладателю за сам факт предоставления права на использование бренда; процентные отчисления (роялти) от дохода, полученного производителем в результате использования бренда; комбинированная модель расчета вознаграждения, предусматривающая как фиксированные выплаты, так и процентные отчисления от дохода.

7. Необходимость государственной регистрации.

Лицензионные договоры, предоставляющие право использования товарных знаков и объектов патентных прав, подлежат обязательной государственной регистрации. Она осуществляется путем подачи соответствующего заявления и оплаты государственной пошлины, в связи с чем в лицензионном договоре необходимо оговорить, кто совершает данные действия и несет соответствующие расходы. В случае предоставления по лицензионному договору объектов авторского права, государственная регистрация такого договора не требуется.

Специалисты нашей компании всегда готовы проконсультировать по вопросам, связанным с заключением лицензионных договоров, а также осуществить их правовой анализ.

исполнительный директор ООО «Медиа-НН»

Реклама. ООО «МЕДИА-НН»

ИНН 5261051030. ОГРН 1065261029954

Фото: unsplash.com, автор Scott Graham