Какие лицензионные договоры подлежат регистрации
ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор
Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1235 ГК РФ
1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
6. Лицензионный договор должен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
В каких случаях нужно регистрировать договор в Роспатенте
Если предприниматель хочет заключить с контрагентом договор, в котором одним из объектов сделки будет патент или товарный знак — такой договор нужно регистрировать в Роспатенте. Ведомство фиксирует все действия, связанные с зарегистрированными объектами интеллектуальной собственности, чтобы исключить возможность нарушения прав всех сторон сделки и потребителей.
Как правило, патенты и товарные знаки становятся объектами для лицензионных договоров, франшиз и договоров отчуждения. С 2021 года зарегистрированная интеллектуальная собственность может стать объектом для залога в банке.
В этой статье разберем каждый вид договора. В конце материала вы найдете сводную таблицу с особенностями заключения каждого вида договоров.
Общие правила: когда нести договор в Роспатент
Договор нужно регистрировать в Роспатенте, если в документе фигурирует интеллектуальная собственность, зарегистрированная в Роспатенте. Но это не относится к объектам авторских прав: если правообладатель добровольно задепонировал программу для ЭВМ или БД в Роспатенте, регистрировать лицензионный договор с этим ПО не нужно.
Договор, в котором фигурирует интеллектуальная собственность, зарегистрированная в Роспатенте, считается ничтожным без регистрации в Роспатенте. То есть, если, например, предприниматель решил продавать франшизу и не зарегистрировал договор — покупатель может потребовать вернуть деньги и будет прав.
РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…
Проверим договор и зарегистрируем в Роспатенте
Что важно учесть в договорах с интеллектуальной собственностью
Зарегистрировать договор несложно. Роспатент не смотрит в содержание, кроме обязательных моментов, в основном там обращают внимание на то, чтобы продавец мог распоряжаться объектами, которые продает или передает в пользование по договору. То есть, чтобы продавец был правообладателем, у него были права на использование товарного знака или другой интеллектуальной собственности.
Сложности возникают в моментах, которые прописаны в договоре. Например, самое очевидное — как покупатель может распоряжаться объектами из договора. Как именно он может их использовать, где и в каких регионах он будет их продавать, может ли он продавать эти объекты другим людям или компаниям.
Если заключить лицензионный договор, по которому покупатель сможет использовать товарный знак или патент, но не прописать деталей — вторая сторона будет иметь полные права на разработку. Покупатель сможет передавать право пользования объектом и выпуском продукции другим людям и компаниям, выпускать товары по всей стране. А можно прописать детали, и тогда покупатель сможет работать с этим патентом или товарным знаком только самостоятельно и только, например, в Красноярском крае. А в Новосибирске и Ярославле у вас будут другие покупатели.
Что такое лицензионный договор
Лицензионный договор — это договор о временной передаче прав на результат интеллектуальной деятельности (РИД). То есть, у вас есть разработка или товарный знак, который вы временно даете в пользование другой компании или человеку, чтобы они использовали вашу продукцию или работали под вашим брендом.
Лицензионный договор заключается на срок от двух месяцев до момента окончания действия защиты интеллектуальной собственности. Для товарных знаков это до 10 лет с возможностью продления, для патентов — до 25 лет, для объектов авторского права — до 70 лет.
Лицензионный договор не может быть безвозмездным. Оплата за использование РИД должна быть обязательно, иначе договоренность считается ничтожной. Автор может распоряжаться своими объектами как хочет, в том числе дарить, но правообладатель, который передает объект в рамках лицензионного договора обязан взять деньги.
В лицензионном договоре обязательно нужно отразить пункты о том, будет ли правообладатель продолжать использовать РИД или это право остается только у покупателя. И могут ли стороны продавать объекты другим пользователям.
Считается, что все условия, которые касаются прав по использованию РИД, не прописанные в договоре, как бы оговорены и права достаются покупателю. То есть, если вы не оговорили, в каком регионе будет работать конкурент под вашим брендом — он может продавать продукцию по всей стране.
Регистрация лицензионного договора в Роспатенте
Государственная регистрация лицензионного договора в ФГБУ ФИПС (Роспатенте) обязательная процедура при передаче исключительных прав на изобретение, полезные модели, товарные знаки и промышленные образцы. Он предусматривает определенные права сторон по отношению к патенту.
Виды лицензионных договоров
- Договор исключительной лицензии заключается только с одним пользователем на конкретный срок и для определенной местности.
- Договор неисключительной лицензии составляется с несколькими пользователями.
Договора, предусматривающие отчуждение права, могут быть:
- Полные, права по которым передаются в полном объеме. Если речь идет о товарном знаке, он передается с учетом всех классов МКГУ.
- Неполные — передается только способ, часть патента, право на использование по одному классу товарного знака.
Согласно лицензионному соглашению одна из его сторон, обладающая правом на интеллектуальную собственность (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право ее использования в объеме, предусмотренном условиями в нем.
Законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная регистрация лицензионного договора.
Лицензионные договоры о передаче права использования охраняемых объектов интеллектуальной собственности подлежат обязательной регистрации в Роспатенте. Несоблюдение письменной формы или отсутствие государственной регистрации делает такой документ недействительным.
Исключением являются следующие договоры:
- о предоставлении права печати произведения в периодическом издании;
- оберточная лицензия на право использования компьютерных программ и баз данных, когда условия содержатся на упаковке покупаемой программы.
Регистрация лицензионного договора о передаче прав на объект авторского права (художественные произведения, программы ЭВМ) не производится.
Документ должен содержать:
- Определение предмета соглашения;
- Объем и способы использования передаваемой интеллектуальной собственности;
- Размер вознаграждения.
Комплекс услуг по государственной регистрации в Роспатенте включает:
- подготовку пакета документов;
- подача документации в соответствующий орган;
- делопроизводство.
Договор, предусматривающий продажу лицензии, является действительным с момента регистрации в ФИПС. Понятие подразумевает документ, декларирующий право лицензиата на использование интеллектуальной собственности. Этот документ также устанавливает выплату правообладателю вознаграждения.
Процедура формальной проверки осуществляется на протяжении десяти дней. Для проверки предоставленной документации потребуется два месяца. В результате регистрации выдается приложение к свидетельству или патенту, сведения о котором вносятся в государственный реестр.
| Наименование работ и этапов | Сумма (руб.) | Сроки | Содержание услуг |
| Подготовка документов | 12900 | До 7 рабочих дней | Подготовка комплекта документов, необходимых для регистрации договора в ФИПС |
| Оплата госпошлин (за один товарный знак) | 9450 | — | Отправка платежных документов в ФИПС |
| Ведение делопроизводства | 0 | 2-6 месяцев | Ведение переписки с экспертами ФИПС, пересылка документации курьерской службой |
| Итого: | 22350 руб. | ||
Лицензионный договор на использование товарного знака
Одним из способов реализации исключительного права на товарный знак является разрешение его использования (выдача лицензии) любым предприятиям и индивидуальным предпринимателям. При наличии такого разрешения указанные лица получают возможность использовать знак в своей коммерческой деятельности, в частности:
- размещать товарный знак при продвижении своей продукции
- на товарах (упаковке),
- на рекламных материалах,
- на интернет сайте;
- соответствующее фирменное наименование,
- доменные имена;
Объем прав, предоставляемых лицензиату владельцем товарного знака, различается в каждом отдельном случае и определяется лицензионным договором на использование товарного знака.
Лицензионный договор на использование товарного знака может предусматривать один из двух видов лицензий.
- Если владелец товарного знака оставляет за собой право разрешать его использование иным лицам (кроме лицензиата по договору), то лицензия называется простой (неисключительной).
- В случае если правообладатель утрачивает возможность выдавать иные лицензии, лицензия считается исключительной. При этом лицензиар лишается права самостоятельно использовать свой товарный знак, если обратное особо не оговорено в договоре. Указанные ограничения относятся только к тем видам использования, право на которые в соответствии с договором предоставляется лицензиату.
Вместо лицензионного договора на товарный знак стороны могут подписать договор коммерческой концессии, если одновременно с правом на использование товарного знака передается право на использование других объектов интеллектуальной собственности.
Поскольку исключительное право на товарный знак подлежит государственной регистрации, то и предоставление права его использования третьему лицу также должно быть зарегистрировано Роспатентом.
По умолчанию лицензионный договор действует в течение пяти лет на всей территории действия охраняемого права, то есть на территории Российской Федерации. Стороны могут сузить территорию и предусмотреть иной (не выходящий за пределы срока действия самого права) срок действия лицензии.
В настоящее время в России не производится регистрация лицензионного договора на использование товарного знака. Регистрации подлежит не договор, а предоставление исключительного права. Отсутствие регистрации не делает недействительным сам лицензионный договор, который признается действующим для его сторон с указанной в нем даты. Вместе с тем, для любых третьих лиц предоставление права на использование товарного знака вступает в силу с момента его государственной регистрации. Такой порядок регистрации достаточно удобен для лицензиара и лицензиата. Стороны могут представить в Роспатент не полный текст договора, а только выдержки из него или совместную декларацию. Таким образом, те условия договора, которые стороны считают конфиденциальными, в регистрирующий орган можно не представлять.
Российское законодательство также регламентирует государственную регистрацию залога исключительного права на товарный знак.
Мы подготавливаем необходимые документы для государственной регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак и подаем их для государственной регистрации.