Что должно быть в лицензионном договоре

Что должно быть в лицензионном договоре

ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1235 ГК РФ

1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

6. Лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Энциклопедия решений. Существенные условия лицензионного договора (январь 2024)

К существенным условиям лицензионного договора относятся:

— предмет договора, который раскрывается путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору (если исключительное право на такой результат или на такое средство удостоверяются документом (патентом, свидетельством), должен быть также указан номер этого документа);

— способы, которыми лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

Для возмездного лицензионного договора (а лицензионный договор предполагается таковым во всех случаях, если в нем нет прямого указания на безвозмездность и безвозмездный характер лицензионного договора не следует из закона) существенным также является условие о размере вознаграждения или порядке его определения.

Если существенные условия сторонами не согласованы, договор является незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

В частности, незаключенным является возмездный лицензионный договор, в котором отсутствует условие о размере вознаграждения или порядке его определения. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ (по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги), не применяются (п. 5 ст. 1235 ГК РФ, пп. 13.6 п. 13 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29). Это связано с тем, что каждый объект интеллектуальной собственности обладает признаками уникальности, неповторимости.

Незаключенным будет считаться лицензионный договор, в котором сторонами не согласовано условие о предмете, например, договор о предоставлении права на публичное исполнение музыкальных произведений, если он не предусматривает конкретный перечень таких произведений (постановления ФАС Московского округа от 09.06.2012 N Ф05-4288/12, ФАС Северо-Кавказского округа от 25.03.2009 N А53-15638/2008-С2-11).

Однако, если сторона договора приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по этому договору либо иным образом подтвердила его действие (например, приняла оплату за использование конкретного результата интеллектуальной деятельности тем или иным способом), она не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 432 ГК РФ в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ, вступившего в силу с 01.06.2015).

В лицензионном договоре должно быть прямо указано право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В ином случае оно не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Например, если лицензионное соглашение о предоставлении права использования программы для ЭВМ предоставляет лицензиату право установить, использовать, осуществлять доступ, отображать и запускать на компьютере только одну копию программного продукта, он не вправе распоряжаться им иным образом, в частности копировать эту программу, устанавливать ее на другие компьютеры, использовать такой продукт для оказания сетевых услуг третьим лицам на коммерческой основе и т.д. (см. постановление ФАС Поволжского округа от 18.05.2010 по делу N А65-26421/2009).

В лицензионном договоре должна быть также указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Однако отсутствие в договоре такого указания не означает, что договор является незаключенным. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Другими словами, это положение дает лицензиару право ограничить территорию, на которой лицензиат вправе использовать интеллектуальную собственность.

Что должно быть в лицензионном договоре

ГК РФ Статья 1286. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения

1. По лицензионному договору одна сторона — автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме. Договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме.

3. В возмездном лицензионном договоре должен быть указан размер вознаграждения за использование произведения или порядок исчисления такого вознаграждения.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Пользователю программы для ЭВМ или базы данных наряду с правами, принадлежащими в силу статьи 1280 настоящего Кодекса, по лицензионному договору может быть предоставлено право использования программы для ЭВМ или базы данных в предусмотренных договором пределах.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

П. 5 ст. 1286 применяется к лицензионным договорам, предложения о заключении которых сделаны после 01.10.2014 (ФЗ от 12.03.2014 N 35-ФЗ).

5. Лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой (неисключительной) лицензии на использование программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в упрощенном порядке.

Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде (пункт 2 статьи 434). Начало использования программы для ЭВМ или базы данных пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.

Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является безвозмездным, если договором не предусмотрено иное.

(п. 5 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

Порядок составления лицензионного договора: форма, условия, структура

Лицензионный договор – это официальный документ, который регистрируется в реестре объектов интеллектуальной собственности. Форма соглашения должна соответствовать требованиям российского законодательства.

В статье мы рассмотрим, что важно учесть при составлении лицензионного договора, в какой форме он может быть оформлен, какие условия должны соблюдаться при разработке, что входит в содержание.

Форма лицензионного договора

В российском законодательстве нет отдельного положения, регламентирующего порядок оформления лицензионных договоров. Подобные контракты подпадают под действие статей Гражданского кодекса «Общие положения об обязательствах» и «Общие положения о договоре».

Лицензионный договор – это соглашение, согласно которому одно лицо (лицензиар) передает права на использование объекта интеллектуальной собственности в коммерческих целях другому (лицензиату).

Главная особенность лицензионного контракта – нематериальность объекта. Это могут быть товарные знаки, символика, наименование бренда, прототипы, промышленные образцы, схемы и прочие плоды умственного труда правообладателя.

Прочие пункты лицензионного договора в некоторой степени напоминают стандартный торговый контракт, в рамках которого регулируются взаимоотношения собственника и контрагента. Здесь указываются сроки действия контракта, условия досрочного расторжения и пролонгации, упоминаются прочие формальности, которые определяют права и обязанности сторон.

В лицензионном договоре не должно быть пунктов, противоречащих действующему законодательству РФ.

Существенные условия лицензионного договора

Лицензионный договор заключается в письменном виде в двух экземплярах. В качестве лицензиата может выступить субъект предпринимательской деятельности с любой формой собственности.

Существенные условия лицензионного договора, без которых он будет признан недействительным:

1. Предмет договора.
2. Варианты использования объекта договора. Информация о допустимых способах извлечения коммерческой выгоды должна быть максимально полной. Любые действия лицензиата, непрописанные в соглашении, признаются незаконными.
3. Форма и размер вознаграждения лицензиара. Лицензионный договор относится к категории возмездных. Пропуск информации о вознаграждении правообладателя – причина для отказа в официальной регистрации. Подобный контракт не сможет быть основанием для принятия судебного решения.

Структура лицензионного договора

Структура лицензионного соглашения содержит обязательные пункты, которые должны указываться в любом контракте, и специальные разделы, раскрывающие суть сделки.

Типовая структура договора лицензии:

1. Преамбула – раздел, в котором указывают реквизиты и формулируют намерения сторон.
2. Определение понятий. Во избежание двоякого токования в разделе подробно описывают объект и предмет будущей сделки, тип лицензии. Также упоминают возможность передачи объекта по договору сублицензии.
3. Усовершенствования. В пункте прописаны допустимые пути возможного усовершенствования объекта усилиями лицензиата.
4. Гарантии и ответственность. Здесь указывается размер вознаграждения за пользование интеллектуальной собственностью и перечисляются гарантии, которые лицензиар предоставляет лицензиату.
5. Техническая помощь. В данном пункте прописаны обязанности лицензиара в рамках сопровождения интеллектуального продукта.
6. Налоги и прочие обязательные отчисления в бюджет.
7. Конфиденциальность и ответственность за ее нарушение.
8. Требования относительно защиты права исключительного владения лицензиаром. Авторская защита запатентованной символики – обязанность правообладателя, но лицензиат заинтересован в том, чтобы максимально содействовать контрагенту по договору.
9. Порядок разрешения споров.
10. Срок действия и условия досрочного расторжения.
11. Юридические адреса сторон, подписи, печати.

Территория действия лицензионного договора

География действия договора лицензии не может быть шире, чем территория действия авторского патента. Если в договоре не указано иное, то лицензиат может осуществлять коммерческую деятельность в тех же пределах.

В некоторых случаях лицензиат сознательно ограничивает круг действия договора и использует переданную ему интеллектуальную собственность на ограниченной территории: в одном городе, на одной улице, в одной торговой точке и т.д. Подобным преимуществом пользуются субъекты мелкого и среднего бизнеса. Обычно в этом случае имеет место неисключительная лицензия, и вознаграждение правообладателя бывает меньше.

Срок лицензионного договора

Срок действия лицензионного договора не может превышать срок правовой защиты интеллектуальной собственности. В договоре можно упомянуть, что официальная пролонгация исключительного права на объект интеллектуальной собственности означает автоматическое продление лицензионного соглашения.

Если пункт с указанием конкретных сроков сотрудничества опущен, считается, что такой контракт заключен на 5 лет.

При составлении лицензионного договора обязательно нужно указывать существенные условия. Подробное описание объекта и четкие формулировки избавляют от двоякого толкования и способствуют взаимовыгодному сотрудничеству.