Что означает лицензия с точки зрения патентного права

Тема 3. Патентное право

Примечание. Гиперссылки на НПА приведены по состоянию на январь 2022 г. Используйте функцию «Перейти в действующую редакцию».

Патентное право — институт гражданского права, который регулирует правоотношения, связанные с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности, охраняемых патентом.

По закону исключительное право на изобретение признается и охраняется только в случае, если изобретение прошло государственную регистрацию (ст. 1353 ГК РФ). Регистрацию проводит Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), в результате чего выдается патент на изобретение.

Патент — охранный документ, который выдается от имени государства лицу, подавшему заявку в установленном законом порядке, в подтверждение его прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

В соответствии со ст. 1354 ГК РФ патент удостоверяет:

• приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца;
• авторство;
• исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Наличие у владельца патента создаёт такую правовую ситуацию, когда запатентованное изобретение может использоваться (изготавливаться, применяться, продаваться, импортироваться) только с разрешения патентообладателя, то есть ему принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Выдачу патентов в Российской Федерации осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Многие функции, связанные с выдачей патентов, осуществляют подведомственные ему учреждения. Так, экспертизу поступивших документов и заявленных изобретений осуществляет Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).

Объекты патентного права

Объекты патентного права — это изобретения, полезные модели и промышленные образцы, то есть результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере.

Все перечисленные объекты должны обладать определенными критериями (см. рис).

Так, все объекты должны отвечать такому критерию, как новизна. Критерию «промышленная применимость» должны отвечать изобретение и полезная модель, кроме того, промышленный образец должен обладать оригинальностью.

Наличие указанных критериев дает возможность отнести изобретение, полезную модель или промышленный образец к патентоспособным.

Теперь разберем каждый объект подробнее.

Изобретение — техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом).

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере, и новым, если оно не известно из уровня техники.

При установлении возможности использования изобретения на практике проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, указаны ли в документах средства и методы, с помощью которых возможно получить результат (изобретение) в том виде, как оно охарактеризовано в заявке. Иными словами, можем ли мы достичь того самого технического результата, если будем использовать указанный заявителем алгоритм действий.

Алгоритм действий и используемые средства, методы, способы, описывающие сущность объекта, то есть совокупность всех признаков, достаточных для достижения результата, называется формулой изобретения.

Формула изобретения входит в состав документов заявки на изобретение, необходимых для получения патента.

Правовое значение формулы изобретения состоит в том, что охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения (ст. 1354 ГК РФ).

В 2021 году Роспатент опубликовал перечень лучших изобретений 2020 года. В этот список вошло изобретение, которое было запатентовано как «Система и способ обнаружения интеллектуальных ботов, и защита от них» (см. рис.):

Технология прошла испытания, внедрена и функционирует в российских банках, пресекая нелегитимные действия в отношении защищаемых порталов, сайтов, банковских систем.

Кроме традиционных и понятных объектов запатентовать можно даже производство кильки в томатном соусе, данное изобретение относится к технологии производства рыбных консервов.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (п. 2 ст. 1350 ГК РФ). Говоря о понятии «общедоступные», необходимо понимать сведения, которые содержатся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само либо законно получить информацию от других лиц.

По общему правилу российского законодательства приоритет изобретения устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент. Приоритет — это преимущественное право заявителя на получение патента по отношению к другому заявителю, которое обусловлено более ранней датой подачи заявки.

Изобретение может не только относиться к созданию новой «прорывной» техники или инновационного метода, но и состоять в усовершенствовании давно созданных изобретателями и широко применяемых объектов техники, продуктов или способов.

Например, прообраз швейной машинки (см. рис. *) был создан в IV веке.

* Демонстрируемые изображения (товарные знаки) являются собственностью их владельцев и упоминаются исключительно в информационных и учебных целях.

В 1851 году усовершенствованная швейная машинка была создана Исааком Зингером и запатентована. Современный ассортимент швейных машинок составляет несколько тысяч образцов, при этом в большинстве из них сохранился принцип действия машинки Зингера.

Гражданский кодекс дает перечень объектов (п. 5 ст. 1350 ГК РФ), которые не являются изобретениями и не могут быть зарегистрированы. Исключается возможность отнесения перечисленных объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента касается этих объектов как таковых. В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется тем же объектам, что указаны в законе для изобретений.

Не являются изобретениями, в частности:

• открытия;
• научные теории и математические методы;
• решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
• правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
• программы для ЭВМ;
• решения, заключающиеся только в представлении информации.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

• сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;
• топологиям интегральных микросхем.

Полезная модель — это техническое решение, относящееся к устройству. К устройствам относятся конструкции и изделия. Конструкции — состав и взаимное расположение частей какого-нибудь механизма, сооружения, построения, а также само такое построение, сооружение. Изделия следует понимать как результат человеческого труда.

К устройствам, в частности, относятся оборудование, аппараты, машины и их детали, средства связи, здания, сооружения, тара, крепежные изделия и т.д.

Говоря об охране запатентованного устройства, нужно признать, что обнаружить факт использования устройства гораздо проще, чем факт использования способа, так как устройство можно найти в магазине, в рекламе и т.д.

Условиями патентоспособности полезной модели являются новизна и промышленная применимость.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях деятельности, для этого признака применяются те же правила, что и для изобретения.

Для характеристики устройств используются определенные признаки:

• наличие конструктивного элемента(ов);
• наличие связи между элементами;
• взаимное расположение элементов;
• форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности геометрическая форма;
• форма выполнения связи между элементами и т.д.

Полезная модель, как и изобретение, относится к техническому решению, чтобы понять разницу, необходимо определиться с их отличиями (см. таблицу).

ОТЛИЧИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ ОТ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Требования патентоспособности:
Требования патентоспособности:

Промышленный образец — это художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид, по своей сути это дизайнерская разработка.

К его существенным признакам относятся признаки, определяющие эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности: форма, конфигурация, орнамент, рисунки, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия — все то, что делает изделия привлекательными и оригинальными.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

Например, дизайнерское игровое кресло, выполненное из специальных материалов, обеспечивающих амортизацию (см. рис. *).

* Демонстрируемые изображения (товарные знаки) являются собственностью их владельцев и упоминаются исключительно в информационных и учебных целях.

Форма, подголовник, упор для спины и подлокотники — позволяют снизить усталость и напряжение рук. Эргономичная конструкция разработана для сохранения правильного положения тела и избежания заболеваний позвоночника и т.д.

Эстетические особенности изделия — это свойства, которые определяют соответствие изделия художественным нормам, развивающие эстетический вкус потребителя.

К промышленным образцам могут быть отнесены как составные части изделия, так и компоненты для сборки составного изделия (например, бампер, фара автомобиля), упаковки, этикетки, эмблемы, шрифты, а также наборы (комплекты) из изделий.

К самостоятельным частям изделий относятся их функционально самостоятельные части.

К наборам (комплектам) относятся группы изделий, имеющих общее назначение и комплексное использование, например, мебельный гарнитур или столовый сервиз.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются (при условии их более раннего приоритета) все поданные в РФ другими лицами заявки на промышленные образцы и уже запатентованные образцы. Проверка новизны промышленного образца производится в отношении всей совокупности его существенных признаков.

ГК РФ установлены основаниями для отказа в правовой охране в качестве промышленного образца следующие решения.

Не предоставляется правовая охрана:

• решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;
• объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
• объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных или им подобных веществ.

Объекты патентного права

После того, как мы определились с объектами патентного права, необходимо определиться с субъектами.

Авторами объектов патентных прав закон (ст. 1347 ГК РФ) признает граждан, творческим трудом которых создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Из приведенного определения понятия следует, что по российскому законодательству автором объекта патентных прав может быть только физическое лицо независимо от его гражданства и места жительства. Указанное обстоятельство исключает возможность признания авторами изобретения, полезной модели, промышленного образца юридических лиц или публичных образований.

Если изобретение (промышленный образец, полезная модель) создано несколькими лицами (соавторами), каждый из соавторов имеет право на получение патента (ст. 1348 ГК РФ).

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 сформулировано разъяснение о том, что «авторами (соавторами) не являются лица, оказавшие автору изобретения, полезной модели или промышленного образца только техническую помощь (изготовление чертежей, фотографий, макетов и образцов; оформление документации и т.п.), а также лица (например, руководители, другие должностные лица), осуществлявшие лишь руководство разрабатываемыми темами, но не принимавшие творческого участия в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца».

Патентообладателем является лицо, которому выдан патент на изобретение, патент на полезную модель или патент на промышленный образец.

Подать заявку в Роспатент может лицо, имеющее право на получение патента в отношении изобретения, промышленного образца или полезной модели (п. 1 ст. 1374 ГК РФ).

По общему правилу таким правом обладает автор изобретения — физическое лицо, создавшее изобретение своим творческим трудом (п. 1 ст. 1357 ГК РФ).

При этом существуют другие случаи, при которых правом на получение патента может обладать не только автор.

Пример 1 — право на получение патента принадлежит работодателю, если:

• сотрудник создал изобретение при выполнении своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя;
• трудовой или гражданско-правовой договор между работодателем и сотрудником не содержит условия о том, что правом получить патент на служебное изобретение обладает сотрудник;
• не прошло четыре месяца с момента, когда сотрудник уведомил работодателя о создании изобретения.

Пример 2 — право на получение патента принадлежит приобретателю (юридическому или физическому лицу), если был заключен договор об отчуждении права на получение патента с автором изобретения либо с иным лицом, обладающим правом получить патент на изобретение.

Пример 3 — право на получение принадлежит правопреемнику, лицу, к которому это право перешло по иным основаниям, например, в порядке универсального правопреемства:

• при наследовании (в случае смерти автора или иного физического лица, обладающего правом на получение патента);
• в процессе реорганизации (при реорганизации юридического лица, имеющего право получить патент).

Заявка на выдачу патента

Содержание заявки на выдачу патента для изобретения, промышленного образца и полезной модели регламентировано ГК РФ.

Например, заявка на изобретение должна содержать (п. 2 ст. 1375 ГК РФ):

• заявление о выдаче патента;
• описание изобретения;
• формулу изобретения;
• чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
• реферат.

Ведение дел с Роспатентом может осуществляться заявителем, правообладателем, иным лицом самостоятельно или через патентного поверенного.

Патентный поверенный — это специалист, который занимается регистрацией, защитой результатов интеллектуальной деятельности, а также оформляет передачу прав на них по договору. Статус патентного поверенного может получить гражданин РФ, который удовлетворяет условиям Федерального закона от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных» и прошел государственную аттестацию в Роспатенте.

Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, и иностранные юридические лица ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности через патентных поверенных, если международным договором РФ не предусмотрено иное.

Каждая поданная в Роспатент заявка проходит экспертизу.

Экспертиза состоит из двух стадий: 1) формальной (проверяется наличие документов заявки и соблюдение установленных требований) и 2) по существу.

Например, при экспертизе заявки (по существу) на выдачу патента на изобретение проводят:

• установление приоритета изобретения;
• проверку формулы изобретения;
• проверку описания изобретения (достаточность раскрытия сущности изобретения);
• проверку дополнительных материалов;
• определение уровня техники;
• проверку соответствия патентоспособности и отношения к объектам, которые не могут быть объектами патентного права.

Сроки действия патентов

Патент, выданный Роспатентом, действует только на территории Российской Федерации в течение ограниченного срока.

Согласно ст. 1363 ГК РФ в России:

• патент на изобретение действует в течение 20 лет;
• патент на полезную модель — в течение 10 лет;
• патент на промышленный образец — 5 лет.

Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента по заявлению патентообладателя может быть неоднократно продлен на пять лет, но в целом не более чем на двадцать пять лет, считая с даты подачи первоначальной заявки в Роспатент.

Договоры в патентном праве

Договоры в патентном праве по общим правилам, предусмотренным для всех объектов интеллектуальной собственности, возможно разделить на два вида:

• договоры об отчуждении исключительного права (передача патентных прав);
• лицензионные договоры (исключительная и неисключительная лицензия).

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (ст. 1393 ГК РФ). Чтобы получить охрану изобретения в других странах, необходимо подавать заявки в каждой интересующей стране или использовать процедуры международного патентования, предусмотренные международными соглашениями.

Лицензионный договор на патент на изобретение

С получением патента на изобретение перед правообладателем встает вопрос о возможных путях монетизации своих исключительных прав. Существует несколько способов извлечения финансовой прибыли из патента, один из них – продать лицензию на патент любому другому лицу или предприятию. Данная сделка проводится с помощью заключения лицензионного договора.

По лицензионному договору на патент на изобретение правообладатель разрешает пользователю использовать и распоряжаться своим техническим решением, при этом оставляя за собой право собственности на патент. Права покупателя лицензии могут регулироваться двумя разновидностями лицензионных договоров: простым или исключительным.

Простой лицензионный договор

Простая (неисключительная) лицензия предполагает равные или неравные права лицензиара (лицо, передающее право) и лицензиата (лицо, получающее право). При этом покупатель лицензии получает право использования изобретения, а патентообладатель оставляет за собой право выдавать лицензии другим лицам и использовать свое техническое решение в личных целях. В рамках простой неисключительной лицензии можно уточнить территорию использования патента, передать права на использование патента только по одному независимому пункту изобретения из группы изобретений, уточнить виды использования и т.д.

Исключительный лицензионный договор

Исключительная лицензия наделяет лицензиата эксклюзивными правами, поскольку в данном случае патентообладатель лишается возможности заключать лицензионные договоры на передачу прав на патент с другими лицами, а также, если договором не предусмотрено иное, сам теряет право использовать свой патент.

Независимо от вида лицензии, в соглашении должны указываться предмет договора, права и обязанности сторон, вид лицензии, размер вознаграждения, выплачиваемый лицензиару. Также в договоре прописываются условия, которые могут накладывать на использование патента территориальные, временные или функциональные ограничения. Лицензионный договор может распространяться как на одно изобретение, так и на несколько.

Регистрация лицензионного договора в Роспатенте

Стоит отметить, что лицензионный договор в обязательном порядке должен быть зарегистрирован в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте). Только в этом случае сделка будет считаться состоявшейся.

Сегодня срок регистрации лицензионного договора составляет примерно 2-3 месяца. Государственная пошлина за регистрацию лицензионного договора составляет 3300 рублей для одного патента на изобретение, за каждый дополнительный патент придется доплатить 1700 рублей.

Для регистрации лицензионного договора в Роспатент необходимо предоставить заявление о государственной регистрации перехода права, подписанное обеими сторонами договора. Заявление может быть подписано и одной из сторон, но при этом к нему необходимо приложить сам лицензионный договор, нотариально удостоверенную выписку из него или же уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом. Кроме того, необходимо уплатить государственную пошлину за рассмотрение поданного заявления и уведомить об этом Роспатент, приложив к заявочным материалам документ об уплате пошлины.

Если все документы составлены правильно, через 2-3 месяца лицензионный договор будет зарегистрирован и в адрес для переписки, указанный в заявлении, будет направлено изменение к патенту, подтверждающее состоявшуюся регистрацию.

Лицензионный договор: зачем он нужен компании и как его правильно составить

Итак, вы зарегистрировали товарный знак. Теперь никто другой без вашего согласия не может использовать такое же или похожее обозначение в бизнесе. Но что, если сторонний предприниматель попросит у вас разрешение использовать ваше обозначение для своей деятельности и будет готов заплатить за это деньги? Тогда вам нужно будет заключить лицензионный договор. Для таких договоров наш закон предусматривает ряд правил, обязательных к исполнению, чтобы документ считался действительным, а сделка — состоявшейся. О них мы и расскажем в нашей статье.

Что такое лицензионный договор на использование товарного знака

Лицензионный договор на товарный знак — это предоставление права пользования товарным знаком: «дать попользоваться на какое-то время на каких-то условиях». Например, использовать знак два года для маркировки своей продукции. Или разместить вывеску с названием кафе на четыре года.

Что должно быть отражено в лицензионном договоре

• предмет договора, а именно обозначение, возможность распоряжения которым передается по договору;
• способы использования обозначения;
• срок лицензии;
• размер вознаграждения или порядок его определения — лицензионный договор является возмездным, поэтому, если в нем отсутствует условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор считается незаключенным.
• вид лицензии: простая или исключительная.

Лицензионный договор не означает, что правообладатель передал право на товарный знак в полном объеме, как при отчуждении. Это договор о том, что мы кому-то разрешаем использовать товарный знак в определенных пределах на определенный срок. Условия лицензионного договора могут предусматривать порядок расторжения, порядок использования, санкции за нарушение условий договора и так далее.

Кто может заключить лицензионный договор

Сторонами заключения лицензионного договора являются или юридические лица, или индивидуальные предприниматели. Физическим лицам нельзя предоставить право на товарный знак согласно ГК РФ. Возможно, законодатель это когда-нибудь изменит, но пока закон работает так.

В лицензионном договоре участвует две стороны: лицензиар и лицензиат.

Лицензиар — это правообладатель, который предоставляет право использовать свой товарный знак. Лицензиат — это лицо, которое приобретает у лицензиара право на использование товарного знака.

Как не путаться, кто лицензиар, а кто лицензиат? Да, слова отличаются всего одной буквой, поэтому часто оговариваются даже сами юристы. Нашим студентам мы объясняем так: «лицензиаТ — получаеТ» 🙂

Виды лицензионных договоров

Лицензионные договоры бывают двух видов: исключительная лицензия и неисключительная.

Исключительная лицензия означает, что такую лицензию получает только один лицензиат, и никто такие же права не получит. Часто такой договор называют «эксклюзивным».

Правообладатель, который дал исключительную лицензию, обязуется не предоставлять другим лицам такие же права, какие он предоставил по этому договору лицензиату, а если предоставит — должен будет обязан возместить убытки лицензиату.

Однако, если правообладатель дал кому-то исключительную лицензию, это еще не значит, что он теперь вовсе не может никому давать больше лицензий. Исключительных лицензий на один объект может быть несколько, если эти лицензии отличаются объемом прав.

Например, можно ограничить пределы действия исключительной лицензии территорией. Владелец товарного знака может продать лицензию одному предпринимателю на территории Иркутска, другому — на территории Тулы, и третьему — на территории Санкт-Петербурга. И у каждого лицензия будет исключительная, поскольку продавец лицензии не сможет дать лицензию на товарный знак другим людям в этих городах.

Правообладатель также может ограничить лицензию по спектру товаров и услуг, например, дать исключительную лицензию одному предпринимателю на пошив брюк, а другому — на производство сумок. Главное, чтобы товары не были однородными между собой, иначе Роспатент может отказать в регистрации лицензии, мотивируя это риском введения потребителей в заблуждение.

Неисключительная лицензия позволяет правообладателю заключать аналогичные договоры с иными лицами, а также без ограничений использовать товарный знак самому. Такой договор еще называют «простая» или «неэксклюзивная» лицензия.

Она подходит, например, в случае контрактного производства, когда несколько разных производителей выпускают продукцию под одним и тем же брендом.

Условия заключения сублицензионного договора

Сублицензионный договор — это договор, который заключается не самим правообладателем, а лицензиатом с другим лицом — сублицензиатом. Получается такая цепочка из лицензий: лицензиар — лицензиат — сублицензиат.

Такая система используется, например, когда у компании большая франшиза: лицензиатом становится мастер-франчайзи, управляющий регионом, и он уже заключает сублицензионные договоры с отдельными точками.

Срок действия лицензионного договора

Действие договора не является бессрочным и ограничивается сроком действия правовой охраны товарного знака: десять лет с даты приоритета. Соответственно, лицензионный договор можно заключить и зарегистрировать в Роспатенте на срок не более десяти лет.

Если товарный знак действует еще лет семь, то на эти семь лет договор и заключается. Даже если в договоре напишут сто лет, то договор в любом случае будет заключен на семь лет. Если срок не указан, то будет считаться, что договор заключен на пять лет согласно ст. 1235 ГК РФ.

Лицензионный договор можно расторгнуть досрочно, если это предусматривают условия договора. Здесь кроется один из самых опасных подводных камней лицензионных договоров, на которых предприниматели чаще всего теряют деньги. Вкратце его суть такая: «прекращение использования объекта не означает прекращение договора и не снимает обязанность платить лицензионные платежи». Подробнее разберем эти детали в конце статьи.

Можно ли заключить договор, если товарного знака еще нет?

Допустим, компания хочет продавать франшизу, но знака еще нет — компания только подала заявку на регистрацию.

Можно заключить предварительный лицензионный договор, по которому компания обязуется предоставить это право на товарный знак в будущем, когда этот знак появится. Закон этого не запрещает.

Однако, стоит учитывать, что в регистрации товарного знака может быть отказано, и тогда представлять будет попросту нечего: если товарный знак не зарегистрирован, исключительное право не возникло. Поэтому надежнее заключать лицензионный договор тогда, когда знак уже зарегистрирован.

Как составить и зарегистрировать лицензионный договор

Необходимо составить договор в письменной форме и указать в нем стоимость вознаграждения за право пользования товарным знаком, лицензиара и лицензиата, срок действия лицензии, территорию и объем прав. Далее нужно подготовить заявительную документацию и направить ее в Роспатент. Как правило, этой работой занимаются патентные поверенные.

Пошлина за регистрацию распоряжения правом зависит от количества знаков, на которые предоставляются права. Минимальная ставка госпошлины составляет 13 500 рублей. Рассчитать точную сумму можно в калькуляторе на сайте Роспатента.

Роспатент проводит экспертизу представленных документов на предмет соответствия их требованиям нормам законодательства и дальше принимает решение либо о внесении записи о лицензии в Реестр товарных знаков, либо об отказе. Иногда могут прислать запрос на уточнение документов. В целом на процедуру может уйти до 45 рабочих дней (два с половиной месяца).

Чтобы распоряжение правом прошло с первого раза и успешно, обычно этой процедурой занимаются патентные поверенные. Как правило, нам удается зарегистрировать распоряжение правом за месяц и иногда быстрее.

Для «Медицинского Центра диагностики и профилактики» мы зарегистрировали товарный знак в 2020 году. Затем мы подготовили для компании договор неисключительной лицензии и зарегистрировали предоставление права в Роспатенте.

Подводные камни, с которыми чаще всего сталкиваются при заключении лицензионного договора

Закон предусматривает необходимость регистрации предоставления права по лицензионному договору, но не устанавливает срок, в течение которого с момента заключения договора необходимо зарегистрировать предоставление права в Роспатенте.

Некоторые предприниматели подписывают договор, но его не регистрируют в Роспатенте, откладывая на потом. Что может пойти не так?

Да, до поры до времени все хорошо, но когда возникает какой-то конфликт, выясняется, что сделка не состоялась и право предоставлено не было. Это может привести к тому, что правообладателя могут заставить вернуть все деньги, которые он получил по договору. Это самая распространенная ошибка среди правообладателей.

Со стороны лицензиата подводный камень следующий. До тех пор, пока договор не расторгнут, он считается действующим, и за это предоставленное право нужно платить, даже в том случае, если лицензиат его не использует.

Например, есть компания-франчайзер и компания-франчайзи. Они заключают договор комплексной предпринимательской лицензии. По этому договору получают право на использование товарного знака и начинают работать. Спустя полгода они ссорятся и расходятся. Соглашение о расторжении договора не подписывают. Франчайзи перестает использовать товарный знак, только вот сумма лицензионных платежей продолжает начисляться.

Спустя год появляется франчайзер и требует деньги. Франчайзи утверждает, что не использовал товарный знак, а франчайзер говорит, что право было предоставлено, а пользовались им или нет — это уже совершенно другая история. И суды в такой ситуации становятся на сторону правообладателя: компания платит деньги за сам факт предоставления права пользования товарным знаком.

Чтобы не попадать в такие ситуации и не терять деньги, стоит внимательно относиться к своим лицензионным договорам: делать их под себя, вовремя регистрировать, а в случае изменений или расторжения своевременно подписывать соответствующие соглашения.

Коротко о главном

• Правообладатель товарного знака может использовать его сам, а может разрешить использовать это обозначение за деньги другим людям.
• Стороны лицензионного договора — юридические лица, или индивидуальные предприниматели.
• В лицензионном договоре нужно установить объект, срок, территорию, способы использования и вознаграждение.
• Лицензионный договор на товарный знак нужно регистрировать в Роспатенте.
• Если компания перестает использовать обозначение по лицензионному договору, то необходимо подписывать соглашение о расторжении и также регистрировать прекращение права в Роспатенте.

Что означает лицензия с точки зрения патентного права

В процессе регистрации договора отчуждения или лицензионного договора необходимо понимать разницу между двумя датами:

• Дата подписания договора сторонами;
• Дата регистрации договора Роспатентом.

Можно ли заключить лицензионный договор с дочерней компанией/учредителем/женой/братом и другим зависимым лицом?

С одной точки зрения, если кто-то использует товарный знак — он должен заключить с правообладателем лицензионный договор. Если этого не сделать, ФНС может посчитать стоимость такого безвозмездного использования и начислить «пользователю» налог.

С другой точки зрения, если в результате лицензионного договора с зависимым лицом у него возникает налоговая выгода, ФНС может посчитать ее необоснованной и тоже начислить налог.

Решение: перед заключением лицензионного договора с зависимым (аффилированным) лицом закажите у нас независимую оценку стоимости лицензии, чтобы условия вашей сделки соответствовали рыночным.

Можно ли продать лицензию на незарегистрированный товарный знак?

До регистрации товарного знака заключить лицензионный договор и зарегистрировать его в ФИПС нельзя. До регистрации товарного знака можно:

• Заключить договор «франчайзинга» относительно формы бизнеса, снабжения товарами, содействия в бизнесе.
• Заключить лицензионный договор на другие объекты интеллектуальной собственности, например на объекты авторского права. Уникальное изображение-логотип будет являться объектом авторского права.

Нужно ли отправлять сам договор в Роспатент

• отправить договор и заявление, подписанное одной из сторон договора;
• отправить заявление, подписанное двумя сторонами договора.

Какие условия можно включить в лицензионный договор

Перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака. Вы можете предоставить права как на часть товаров или услуг, так и для всех зарегистрированных товаров и услуг.

Способы использования товарного знака или знака обслуживания. Например, Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать товарный знак любым не противоречащим закону способом, в том числе путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Территория, на которой допускается использование товарного знака или знака обслуживания. Если территория в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Срок, на который заключается лицензионный договор, причем срок регистрации договора не может превышать срок действия товарного знака. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет. В случае прекращения исключительного права на товарный знак, лицензионный договор прекращает свое действие.

Размер выплаты вознаграждения лицензиаром лицензиату. Сроки и порядок выплаты вознаграждения. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Нам доверяют

Ошуркова Ольга Николаевна
Директор ООО «ДиваОра Групп»

«При решении сложных задач в сфере защиты интеллектуальной собственности эксперты и сотрудники компании за короткий срок провели большой объем работ в необходимом качестве.»

Заляльдинов Амир Халитович
Директор ООО «Вита-Пром Казань»

««Вита-Пром Казань» хотела бы отметить высокий потенциал компании, нацеленность на дальнейшее успешное развитие и процветание.»

Шилин Леонид Григорьевич
Директор ООО Торговая компания «КРЕДОС»

«Наша организация очень довольна результатом услуг, задача выполнена компетентно и в установленные договором сроки.»

Может заинтересовать

Франшиза — это лицензия на готовый бизнес. Но чтобы ее официально зарегистрировать, понадобится договор коммерческой концессии.

Товарный знак действует 10 лет с даты его приоритета, а чтобы он продолжил действие дальше — его нужно продлить. Сделаем все необходимое для продления, от вас потребуется только номер знака, скан доверенности и оплата пошлины.

Проконсультируем по международно регистрации товарного знака, рассчитаем пошлины, подадим заявку и будем вести по ней делопроизводство