Лицензиар и правообладатель в чем разница

Лицензиар, лицензиат, сублицензиат – определение, полномочия, права и обязанности

Правила использования интеллектуальной собственности регламентируется положениями ГК РФ (часть 4), принятого в результате подписания №230-ФЗ, который датируется 18 декабря 2006 года. Содержание документа неоднократно корректировалось, поэтому сегодня действует редакция, утвержденная 18 июля 2019 года. Гражданский кодекс дает четкое определение всем основным терминам, используемым при заключении лицензионного договора. Наиболее важные из них – лицензиар, лицензиат и сублицензиат – необходимо рассмотреть подробнее.

Лицензиар или правообладатель

Порядок заключения лицензионного договора установлен статьей 1235 кодекса. В ней же дается определение сторонам соглашения. В соответствии с положениями Гражданского кодекса, под лицензиаром понимается владелец прав на интеллектуальную собственность, который передает их второй стороне – лицензиату. Обязательным условием выступает письменная форма договора.

Обязанности лицензиара состоят в следующем:

• передать прав на использование плодами интеллектуальной деятельности;
• своевременно осуществлять оплату патентных пошлин;
• предоставлять информационную и консультационную поддержку в рамках заключенного договора.

За передачу права на интеллектуальную собственность лицензиар получает вознаграждение. Его величина также определяется условиями соглашения, заключенного сторонами. В ряде случаев, детально описанных и перечисленных в статье 1232 ГК РФ, необходима госрегистрация лицензионных отношений.

Лицензиат

Под лицензиатом понимается вторая сторона сделки, получающая право на практическое применение интеллектуальной собственности. За это он обязан уплатить правообладателю вознаграждение, указанное в соглашении.

Обязательными условиями законности рассматриваемого договора выступает указание нескольких параметров:

• детальное описание предмета соглашения;
• территория, на которую распространяется действие договор;
• продолжительность договора, которая не может превышать аналогичный параметр исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, являющийся предметом сделки;
• величина и условия перечисления оплаты по договору;
• варианты практического использования прав на собственность в интеллектуальной сфере.

Если срок действия договора не указан, это означает заключение сделки на 5 лет. Безвозмездная передача прав, осуществляемая между коммерческими организациями, не допускается.

Сублицензиат

Помимо лицензионного, в практической деятельности хозяйствующих субъектов применяется сублицензионный договор. Правила его заключения установлены статьей 1238 ГК РФ. Участниками сделки становятся сублицензиат и сублицензиар. Первый выступает в качестве получателя права на интеллектуальную собственность, а второй является лицензиаров по договору с первичным правообладателем.

Допускается подписание договора следующего уровня – субсублицензионного. Его участниками становятся сублицензиат и субсублицензиат. Цепочку соглашений можно продолжить. Главным условием заключения любого подобного договора становится письменное согласие правообладателя по договору предыдущего уровня. Остальные требования являются аналогичными тем, которые предъявляются обычному лицензионному соглашению и описаны выше.

По сути, ответ на вопрос, кто такой сублицензиат, достаточно прост. Это сторона сделки, получающая право использовать результаты интеллектуального труда не от первичного правообладателя (хотя и при его согласии), но от лицензиата. Такое определение позволяет четко понять отличие лицензиата от сублицензиата. Первый контактирует непосредственно с правообладателем интеллектуальной собственности, а второй – фактически с посредником.

Обязательным условием законного использования результатов интеллектуального труда выступает грамотное составление лицензионного или сублицензионного договора. Учитывая сложность законодательства в этой сфере, лучше доверить непростую юридическую работу профессионалам.

Виды лицензионных договоров

По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет другому лицу (лицензиату, пользователю) право использования товарного знака в определенных договором пределах.

Лицензионные договоры бывают 2-х видов:

Простая (неисключительная) лицензия, — когда лицензиар оставляет за собой право выдачи аналогичных лицензий третьим лицам;

Исключительная лицензия, — когда лицензиар не оставляет за собой право выдачи аналогичных лицензий третьим лицам.

Стороны могут предусмотреть в лицензионном договоре разрешенные способы использования товарного знака; перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака; территорию использования; срок выдачи лицензии; сферы предпринимательской деятельности, в которых допускается использование товарного знака и пр.

Вместе с тем в любом лицензионном договоре лицензиат (пользователь) обязан обеспечить соответствие качества производимого товара качеству товара, производимого лицензиаром (правообладателем). По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Лицензиар не вправе сам использовать товарный знак в тех пределах, в которых право использования товарного знака предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное. К простой (неисключительной) лицензии данное правило не распространяется.

Обратите внимание, независимо от вида лицензионного договора, предоставление права на использование товарного знака по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в Роспатенте. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования товарного знака (знака обслуживания) считается несостоявшимся.

В чем отличие лицензионного и сублицензионного договоров

Различие между сублицензионным и лицензионным договором проводится по субъектному составу. В лицензионном договоре лицензиаром выступает непосредственно правообладатель лицензируемого объекта, а в сублицензионном договоре – лицо, ранее получившее право использование такого объекта по лицензионному договору.

Таким образом, сублицензионный договор является вторичным, а предоставляемые по нему права – производными.

Соответственно, по лицензионному договору возможный объем предоставляемых прав максимален и ограничивается только пределами охраны исключительного права правообладателя в соответствии с законодательством. В сублицензионном договоре объем предоставляемых прав сужен рамками лицензии, которую ранее получил лицензиар, поскольку невозможно передать больше прав, чем сам имеешь.

Помимо этого, на заключение сублицензионного договора требуется прямое разрешение правообладателя. Оно может быть выражено в лицензионном договоре или предоставляться отдельно.

В остальном к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре в силу прямого указания закона (ст.1238 ГК РФ).

Готовое решение для вашего бизнеса
Пакет для разработки ПО

Полный набор документов для безопасной разработки ПО. Защитит вас в отношениях с разработчиками, заказчиками, фрилансерами и штатными программистами.

Готовое решение для вашего бизнеса
Пакет для дистрибуции ПО

Комплект документации для легального распространения ПО. Защитит вас от претензий налоговой, правообладателей и конечных пользователей.

Хотите проверить или составить Лицензионный договор на программное обеспечение?

Заинтересовала услуга?	Не нашли ответа?
Узнать цену	Задать вопрос

Сублицензиар или Лицензиат? Заблуждения при заключении сублицензионных соглашений

Ежедневно IT-компании заключают множество контрактов, договоров или соглашений. Если с товарами и услугами всё прозрачно и понятно даже рядовому сотруднику, то с передачей прав даже у матёрых юристов и бухгалтеров случаются промахи. Я встречал немало Сублицензионных соглашений о передаче прав на программное обеспечение, которые содержали недоразумения, касающиеся исключительно определения ролей сторон — участников договора. В классических договорах поставки мы встречаем такие роли: для принимающей стороны — это в основном Заказчик или Покупатель, а для передающей стороны — это Исполнитель, Продавец или Поставщик. Есть ещё понятия Подрядчик, Генподрядчик и Субподрядчик, но интуитивно понятно, что это всё исполнители, т.е. продавцы товаров и услуг. Если же мы рассматриваем лицензионное соглашение, то здесь роли описаны иначе. В передаче прав на интеллектуальную собственность участвуют Лицензиары и Лицензиаты, ну или Сублицензиары и Сублицензиаты. Кто это такие и где здесь можно ошибиться?

Зачастую можно увидеть Сублицензионные соглашения, в которых участвуют две стороны: Лицензиат и Сублицензиат. Такие формы Договора я встречал у дистрибьюторов, корпоративных клиентов, на торговых площадках крупных государственных заказчиков. Также множество юридических ресурсов в интернете приводят подобные шаблоны в качестве примеров. При запросе обосновать логику выбора таких формулировок, все они ссылаются на Статью 1238 ГК РФ.

Статья 1238. Сублицензионный договор

1. При письменном согласии лицензиаралицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).
2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.
4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.

Прочитав внимательно эту статью, я понял откуда растут ноги всех недоразумений. Конкретно из этой фразы «Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат». Люди, прочитав это предложение, делают вывод, что Лицензиар, Лицензиат и Сублицензиат — это не роли в конкретном 2-стороннем соглашении, а титулы наречённые сторонам раз и навсегда. По их логике, Лицензиар (правообладатель) передал права Лицензиату, а Лицензиат, в свою очередь — Сублицензиату. Отсюда и получается, что в шаблонах сублицензионных соглашений серьёзных компаний фигурируют Лицензиат и Сублицензиат. И недоразумение это появляется именно при перепродаже лицензий, когда заключаются сублицензионные соглашения. Как это происходит? Как я уже упоминал, проблем с изначальным — Лицензионным соглашением, не возникает. Правообладатель является Лицензиаром, а, к примеру, дистрибьютор или реселлер — Лицензиатом. Тут запутаться крайне сложно. Но допустим, Лицензиар позволил Лицензиату передавать права третьим лицам через заключение Сублицензионных соглашений. Так как это «суб»-договор, обычно его зеркалят с основного — Лицензионного. В итоге, реселлер заключает Сублицензионный договор со своим клиентом. Прочитав статью 1238, реселлер предполагает, что его клиент является сублицензиатом в данном соглашении, что действительно так. А свою роль в совершенно новом 2-стороннем соглашении, реселлер определяет в подавляющем большинстве случаев неверно. Он переносит свою роль из Лицензионного договора с правообладателем, где являлся получателем лицензий — Лицензиатом. В итоге: мы имеем в одном договоре и Лицензиата и Сублицензиата, что довольно странно.

Давайте разбираться в терминологии.

Лицензиар (licensor) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, собственник изобретения, патента, технологических знаний и прочей интеллектуальной собственности, выдающий своему контрагенту (лицензиату) лицензию на использование своих прав в определенных пределах. Лицензиарами могут выступать патентообладатели, владельцы товарных знаков, брендов, ноу-хау.

Лицензиат (licensee) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности или использование объекта интеллектуальной собственности, соглашающиеся оплачивать вознаграждение (роялти).

Сублицензиар (sublicensor) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, передающий своему контрагенту (сублицензиату) по сублицензионному соглашению неисключительные права (лицензию) на изобретение, патент, технологические знания и прочую интеллектуальную собственность, полученную по лицензионному соглашению от правообладателя, в пределах не шире, чем в лицензионном соглашении с правообладателем.

Сублицензиат (sublicensee) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, получивший лицензию через посредника по сублицензионному соглашению на осуществление конкретного вида деятельности или использование объекта интеллектуальной собственности.

Здравый смысл, логика и статья 1238 ГК РФ наталкивают меня на следующий сценарий:

1. Правообладатель передаёт права посреднику. Заключается первичный лицензионный договор. Правообладатель выступает в роли Лицензиара, а посредник — в роли Лицензиата.
2. Посредник передаёт права другому посреднику или конечному пользователю. Заключается сублицензионный договор в рамках первичного лицензионного договора. Посредник выступает в роли Сублицензиара, а получатель прав (другой посредник или конечный пользователь) — в роли Сублицензиата.

Откуда в сети столько шаблонов с Лицензиатом и Сублицензиатом в одном соглашении мне не понятно. Это противоречит самой сути сублицензионного соглашения и определениям ролей участников.

Тут вообще в одну кучу ещё и Лицензиара притянули.

В Статье 1238 ГК РФ этот момент не регламентируется и описан весьма косвенно. В других официальных источниках я не нашёл подтверждения возможности использования роли Лицензиата в сублицензионных договорах. Подавляющий объём информации в интернете по этому вопросу — это субъективная трактовка сути Статьи 1238 ГК РФ. Кто-то пишет сублицензиар и сублицензиат, кто-то — лицензиат и сублицензиат, а кто-то вообще — лицензиат (сублицензиар) и сублицензиат.

Если у кого есть компетентные мысли по этому поводу — жду пояснений юристов в комментариях.

• лицензия
• лицензионный договор
• сублицензионный договор
• лицензиар
• лицензиат
• сублицензиар
• сублицензиат
• правообладатели
• закон
• кодекс