Как зарегистрировать международный товарный знак

Как зарегистрировать международный товарный знак

8 МИН

Как зарегистрировать товарный знак за рубежом

Международный товарный знак позволяет защитить права на интеллектуальную собственность в других странах. Рассказываем, как его зарегистрировать.

Зачем нужен международный товарный знак

Товарный знак — это отличительное обозначение продукции. Оно позволяет производителю выделиться на рынке, а клиентам — не перепутать бренд с другими. Чтобы закрепить товарный знак за компанией или ИП, нужно зарегистрировать его в Роспатенте. О том, как пройти эту процедуру для работы в пределах России, читайте в другой статье.

Товарным знаком могут быть практически любые обозначения: словесные, графические, звуковые, комбинированные. Например, название, логотип, форма упаковки и даже гимн компании. Исключения — действующие обозначения стран и международных организаций, общеизвестные термины, технологии и товары, а также знаки, которые могут вводить в заблуждение.

По умолчанию товарный знак действует только на территории той страны, где его зарегистрировали. Чтобы сохранить права на обозначение своей продукции за границей, нужно закрепить знак за собой и в других странах. В противном случае вы рискуете нарушить права зарубежных компаний, которые могут подать в суд, чтобы ваш товар признали контрафактным.

После регистрации товарного знака за рубежом вы тоже получите защиту. Например, сможете требовать компенсацию, если кто-то начнёт продавать продукцию с таким же названием, и передавать право на использование знака по франшизе.

Как регистрируют товарные знаки за рубежом

Через патентное ведомство конкретной страны

Этот вариант подходит тем, кто не зарегистрировал товарный знак в России и планирует сразу начать продажи в конкретной стране.

Нужно составить заявку на государственном языке этой страны, оплатить госпошлину и подать документы в местное патентное ведомство.

Через патентное ведомство союза государств

Например, в организациях по интеллектуальной собственности для африканских государств или стран Бенилюкса. Регистрация и право на товарный знак будут действовать на территории всего союза. Документы нужно заполнять на одном из официальных языков организации.

Через Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС)

Членами ВОИС являются 122 страны, которые подписали Мадридское соглашение. Это все европейские государства, а также большая часть африканских и азиатских. Но ряда крупных игроков в организации нет: Гонконга, Бразилии и ОАЭ.

Чтобы зарегистрировать знак на территории нескольких государств, подайте единую заявку в Роспатент. Ведомство проверит документы и отправит их в Международное бюро ВОИС.

Чтобы зарегистрировать товарный знак через ВОИС, проверьте два требования:

• На момент подачи заявки ваш товарный знак уже зарегистрирован в Роспатенте или документы находятся в ведомстве на оформлении.
• Вы предлагаете товары или услуги, которые относятся к одному из классов Международной классификации товаров и услуг .

Проще всего регистрировать международный товарный знак через ВОИС: не нужно изучать местное законодательство и составлять документы на разных языках. Рассказываем, как подать заявку в эту организацию через Роспатент.

Как пройти регистрацию по Мадридской системе

1

Проверьте, нет ли похожих товарных знаков

В Мадридской системе уже могут быть зарегистрированы товарные знаки с таким же (или очень-очень похожим) названием или логотипом. Поэтому заранее проверяйте товар по сервисам ВОИС: Madrid Monitor — по заявкам, которые подали на регистрацию, и Madrid Electronic Alert — по товарным знакам, которые уже зарегистрированы в ВОИС.

Не забудьте проверить, будет ли товарный знак в конкретной стране восприниматься как корректный и приличный. Учитывайте особенности культуры и языка. Даже написание одного и того же слова может восприниматься по-разному. Например, английское fabric означает «ткань», а не «фабрика», как может показаться русскоязычным людям.

2

Составьте заявку

Заявку оформляют по выбору на английском или французском языке. Чтобы составить заявку, скачайте и заполните бланк MM2. ВОИС составил рекомендации — они на английском языке.

3

Оплатите пошлину и пересылку документов

Пошлина за регистрацию товарного знака в ВОИС состоит из двух частей: базовой и индивидуальной. Базовая зависит только от формата: если вы предоставили цветное изображение знака, её размер составит 903 швейцарских франка (более 66 тысяч рублей), если чёрно-белое или текст — 653 швейцарских франка (почти 48 тысяч рублей).

Размер индивидуальной пошлины зависит от количества стран, а также категорий и видов товара, к которым относится ваша продукция. Рассчитать его поможет калькулятор ВОИС.

За подачу заявки и пересылку документов в ВОИС Роспатент взимает 4900 рублей. За каждые дополнительные категории и виды товара нужно доплачивать ещё по 400 рублей.

4

Соберите документы

• сопроводительное письмо в свободной форме, содержащее просьбу о регистрации заявки в ВОИС и сведения о действующей регистрации в Роспатенте;
• документ, подтверждающий уплату пошлины в швейцарских франках;
• документ, подтверждающий уплату взноса за подачу документов Роспатентом в ВОИС;
• если документы подаёт представитель — доверенность или заверенная руководителем копия.

5

Подайте документы в Роспатент

Роспатент принимает заявки и документы на регистрацию товарного знака по Мадридской системе в бумажном или электронном виде. Вот три способа их подать:

1. Лично. Офис Роспатента находится по адресу: Москва, Бережковская наб., д. 24, стр. 12. Записывайтесь на приём предварительно по электронной почте или телефону, чтобы не ждать несколько часов в очереди.
2. По почте. Отправьте документы заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Почтовый адрес: 125993, Москва, Бережковская наб., 30, корп. 1, Г-59, ГСП-3.
3. Онлайн. Подпишите документы с помощью электронной подписи и отправьте на имейл или через электронную систему обращений.

6

Дождитесь регистрации

Заявку рассматривают до 12 месяцев. Иногда дольше: до 18 месяцев, если вы указали в заявке страны из группы (a) перечня ВОИС , и свыше 18 месяцев, если страны из группы (b).

После регистрации заявки ВОИС:

• Вносит товарный знак в международный реестр.
• Публикует информацию о регистрации в официальном бюллетене.
• Направляет вам сертификат о международной регистрации.
• Уведомляет представительства ВОИС в странах, где вы зарегистрировали знак.

Официальный бюллетень ВОИС — WIPO Gazette of International Mark . Это онлайн-журнал, в котором каждые две недели рассказывают о регистрациях и продлениях торговых знаков. Бюллетень информирует предпринимателей о новых знаках, чтобы они случайно не нарушили авторские права других компаний.

Сколько действует право на товарный знак по Мадридской системе

ВОИС регистрирует товарный знак на 10 лет с возможностью продления на тот же срок. Чтобы сохранить права, достаточно снова оплатить пошлину и отправить квитанцию с сопроводительным письмом в Роспатент.

Если хотите расширить перечень стран, где действует товарный знак, подайте дополнительную заявку по форме MM14 . Оплатите пошлину за каждую новую страну и отдельно за расширение — 300 швейцарских франков (21,8 тысячи рублей). Рассчитать общую сумму можно на сайте ВОИС.

Обратите внимание, что в течение первых пяти лет после регистрации право на международный товарный знак зависит от национального: если вы по какой-то причине аннулируете регистрацию российского товарного знака в Роспатенте, международный сертификат тоже перестанет действовать. Спустя пять лет они уже автономны.

Мадридская система – международная система товарных знаков

Мадридская система – это удобный и экономичный механизм регистрации товарных знаков и управления ими по всему миру. Подача одной международной заявки на регистрацию товарного знака и уплата одного набора пошлин позволяет испрашивать охрану в 130 странах. Вносите изменения, обновляйте или расширяйте свой глобальный портфель товарных знаков с помощью единой централизованной системы.

Для использования Мадридской системы необходимо быть гражданином любой из 130 стран, представляющих 114 членов Мадридской системы, постоянно проживать в ней или иметь в такой стране коммерческое предприятие.

В состав пошлин входит:

• основная пошлина (653 шв. франка или 903 шв. франка за знак в цветном исполнении) (Примечание! Если вы подаете заявку в ведомство ИС одной из наименее развитых стран, размер пошлины снижается на 90%); и
• дополнительные пошлины, размер которых зависит от того, где необходимо обеспечить охрану знака и сколько классов товаров и услуг будет охватывать регистрация.

Для расширения географического охвата международной регистрации, внесения в нее изменений или продления ее срока действия необходимо уплатить дополнительные пошлины.

Подкаст о Мадридской системе, эпизод 9: Вашингтон 1911 год – Стокгольм 1967 год (часть 2) [Расшифровка аудиозаписей]

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Новая серия вебинаров 2024 года – Зарегистрируйтесь уже сейчас!

Онлайн-услуги Мадридской системы – eMadrid

С помощью портала eMadrid вы можете самостоятельно и в безопасной среде подавать заявки на регистрацию товарных знаков и управлять своим портфелем регистраций.

Как пользоваться Мадридской системой

Мадридская система обеспечивает поддержку на протяжении всего жизненного цикла товарного знака: от подачи заявки до продления.

• «Мадридская система для новичков» (видеозапись вебинара)
• Преимущества Мадридской системы

Поиск по зарегистрированным товарным знакам

До подачи международной заявки на регистрацию товарного знака следует провести поиск тождественных или сходных знаков на целевых рынках.

Подача международной заявки на товарный знак

Узнайте все о подаче и отслеживании статуса международных заявок на товарные знаки. Важно! Прежде чем подавать международную заявку на регистрацию товарного знака, необходимо зарегистрировать его или подать заявку на его регистрацию в ведомство ИС своей страны.

Управление международной регистрацией товарного знака

Управляйте своими международными регистрациями товарных знаков при помощи портала eMadrid. В этом разделе представлена информация о том, как изменить контактные данные, расширить географический охват охраны, передать право собственности, назначить представителя, продлить регистрацию и многое другое.

Нормативно-правовые ресурсы

• Правовые документы Мадридской системы
• Члены Мадридской системы
• Заявления и уведомления членов Мадридской системы
• Информационные письма
• Бланки Мадридской системы
• Руководство по Мадридской системе
• Руководство по экспертизе, касающейся классификации товаров и услуг в международных заявках
• Альтернативное урегулирование споров

Пошлины

• Расчет суммы пошлин
• Пошлины и способы оплаты
• Оплата онлайн
• Предостережение – фиктивные счета-фактуры

Инструменты поиска товарных знаков

• Бюллетень ВОИС по международным знакам
• Система Madrid Monitor (eMadrid)
• Глобальная база данных по брендам

Статистика в области товарных знаков

• Статистические данные по Мадридской системе
• Сроки ожидания при использовании Мадридской системы
• Ежегодный обзор Мадридской системы

Заказать заверенные документы из Международного реестра

Обновления по электронной почте

Образовательные ресурсы Мадридской системы

Приобретите глубокие практические знания о Мадридской системе при помощи наших специализированных мультимедийных материалов.

Открытые вебинары по Мадридской системе

Регистрируйтесь на бесплатные вебинары, проводимые в режиме реального времени, и общайтесь с нашими экспертами. Все вебинары доступны в записи.

Обучающие видеоролики по Мадридской системе

Предлагаем вашему вниманию обучающие видеоролики, которые помогут разобраться в тонкостях основных операций на портале eMadrid Мадридской системы.

Тематические исследования практики использования Мадридской системы

Индивидуальные предприниматели, представители МСП или крупных транснациональных корпораций – приглашаем всех узнать, как наши клиенты используют Мадридскую систему для содействия глобальному расширению своего бизнеса.

Подкаст о Мадридской системе

Узнайте об истории Мадридской системы в нашей серии подкастов WIPOD: «Беседы о международной системе товарных знаков».

Хотите узнать больше? Запишитесь на наш курс дистанционного обучения по Мадридской системы.

Ресурсы для ведомств ИС членов Мадридской системы

Действующие члены Мадридской системы

Члены Мадридской системы несут ряд обязательств как в качестве ведомств происхождения, так и в качестве ведомств указанного члена. Узнайте больше об обязательствах членов и получите доступ к полезным инструментам, включая Мадридский портал для ведомств, типовым бланкам и статистике по международным заявкам и последующим указаниям, находящимся в процессе рассмотрения.

Будущие члены Мадридской системы

Потенциальным членам оказывается содействие в подготовке к присоединению к Мадридскому протоколу, регламентирующему функционирование Мадридской системы. В этом разделе представлена информация о необходимой подготовительной работе и специальных инструментах, призванных помочь новым членам присоединиться к Системе.

Рабочая группа и Ассамблея Мадридского союза

Члены Мадридской системы ежегодно собираются на заседаниях Рабочей группы и Ассамблеи Мадридского союза для обсуждения различных вопросов в целях совершенствования Мадридской системы в интересах всех ее пользователей. В этом разделе представлена более подробная информация о прошедших и будущих заседаниях.

У вас есть вопросы о Мадридской системе?

Наша служба поддержки пользователей Мадридской системы готова ответить на ваши вопросы и помочь с регистрацией товарных знаков и использованием услуг Мадридской системы. Часы работы службы: с понедельника по пятницу, 09:00–18:00 (по женевскому времени).

Направить свой вопрос | Для связи с оператором позвоните по номеру: +41 22 338 86 86

Ссылки по теме

Товарные знаки

• Заседания
• Статистика в области товарных знаков
• Тематические исследования

Международная регистрация товарного знака

Что такое международная регистрация товарного знака и зачем она нужна компаниям-экспортерам? Как зарегистрировать товарный знак за рубежом и не потратить состояние? Можно ли защитить бренд за границей, какие есть варианты и сколько это стоит?

Арина Ворожевич, д.ю.н., партнер Гардиума, преподаватель МГУ, автор более 100 публикаций и книг по интеллектуальному праву

Товарный знак защищает бренд только там, где он зарегистрирован. Свидетельство Роспатента не имеет юридической силы за рубежом. Чтобы выйти со своим брендом на внешний рынок, товарный знак нужно зарегистрировать снова. На этот раз за границей — в стране, куда идет экспорт. Иначе есть риск получить штраф и даже лишиться зарубежного рынка.

В мире товарные знаки действуют по тому же принципу, что и в России. Но правила регистрации сильно зависят от страны. Расскажу, как работает процедура международной регистрации и какие есть особенности.

5 важных вопросов про международную регистрацию

1. Зачем нужна международная регистрация? Для защиты бренда за границей. Если компания расширяет географию присутствия, выходит на международный рынок, запускает франшизу в иностранном государстве, ей нужен товарный знак в этой стране. Без него работать рискованно — за рубежом бизнес охотнее обороняет свои активы. Если бренд российской компании нарушит чей-то товарный знак, он может получить претензию или судебный иск. Поставки могут заблокировать, а товары признать контрафактом и арестовать.

2. Как проходит международная регистрация? Универсального международного сертификата, который действует по всей планете, не существует. Товарный знак нужно получать в каждом государстве по отдельности. Есть несколько вариантов, как это сделать:

● по внутренней национальной процедуре;

● в рамках мадридской системы;

● в рамках регионального союза.

Оформить знак сразу и везде не получится. Ниже расскажу о вариантах регистрации в деталях.

3. Чем международная процедура отличается от российской? Она сложнее, дольше и дороже. Вот несколько принципиальных отличий.

4. Международная процедура без свидетельства в России — это возможно? Да, но не всегда, зависит от выбранной процедуры. Если вы не будете работать в России, есть смысл сразу обращаться в иностранное патентное ведомство — по внутренней процедуре. Тогда российское свидетельство не нужно. Но если вы не планируете усложнять себе жизнь и хотите использовать мадридскую систему, тогда сначала начните регистрацию товарного знака в России. Без этого никак. Тоже расскажу об этом позже.

5. Можно ли оформиться без юристов? Теоретически да. На деле для успешной регистрации необходимы:

● практика подачи заявок по мадридской системе;

● иностранные юристы-партнеры — для контроля делопроизводства;

● терпение, много терпения.

Иногда международная регистрация растягивается на несколько лет постоянной переписки. Иностранные патентные ведомства шлют запрос за запросом, на которые нужно давать обстоятельные ответы, изучать местную практику, приводить аргументы. Бизнесу проще выбрать хорошее патентное бюро и передать эти функции на аутсорс, чем обучать процедуре штатных юристов.

3 варианта международной регистрации

Зарегистрировать товарный знак за пределами России можно тремя способами.

По национальной процедуре. То есть по правилам государства, где бизнес планирует выводить свой бренд на рынок. Во всех странах есть свои патентные управления — в них и нужно обращаться. В целом процедура сходна с регистрацией в России, только с местными особенностями. Например, в Соединенных Штатах нельзя подать заявку без американского юриста. А в Эмиратах вы не сможете ничего оформить, пока не покажете разрешение на ведение бизнеса.

● иностранный юрист = непредсказуемый бюджет;

● перевод документов на государственный язык;

● одна территория — одна заявка;

● особенности местного законодательства;

По мадридской системе. Это упрощенная регистрация для участников Мадридского соглашения. На момент подготовки материала соглашение подписали 125 стран, теперь они члены Всемирной организации интеллектуальной собственности, ВОИС. Участники унифицировали процедуру международной регистрации. В любой из стран-участниц вы можете зарегистрировать знак через Роспатент, это дает возможность не изучать местное законодательство и никуда не ездить. Бизнес сэкономит на представителях за границей, а свидетельство пришлют по почте.

Огромное преимущество мадридской системы — охват. В рамках одной заявки можно подать документы на регистрацию в любое количество стран соглашения. Каждая новая страна — плюс к госпошлине, но это проще и дешевле, чем готовить разные пакеты документов в патентные управления разных стран. А если все пройдет успешно, свидетельство по Мадридскому соглашению можно расширить через ВОИС на новые территории в упрощенном порядке.

● дополнительные пошлины для каждой новой страны;

● cрок оформления — примерно в 2 раза дольше в сравнении с национальной процедурой;

● привязка к знаку в России: нельзя подать заявление по мадридской системе раньше, чем на регистрацию знака в РФ.

По региональным системам. Есть альтернативы Мадридскому соглашению. На региональном уровне отдельные страны договариваются про упрощенную регистрацию на своих территориях. Есть даже союзы, в которых можно получить единый товарный знак для всех стран сразу. Например, EUTM — Европейская торговая марка. По одной заявке получаете знак, действующий во всех странах ЕС.

У каждого такого союза свой патентный орган. Он администрирует заявки, пересылает их странам-участницам, контролирует ход рассмотрения и взимает госпошлины. Вот какие союзы действуют на момент подготовки материала:

● OAPI — Африканская организация интеллектуальной собственности (17 стран);

● ARIPO — Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (11 стран);

● BOIP — Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности (3 страны);

● ЕАПО — Евразийское патентное ведомство (5 стран)

● EUIPO — Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (27 стран).

Если запускаете бренд сразу в нескольких странах одного региона, оформление в этих союзах выгоднее, чем регистрация знака по Мадридскому соглашению или по местным правилам. Пошлин и бумаг в разы меньше, а свидетельство охватит сразу группу стран. И российское свидетельство не нужно — можно вообще не регистрировать в России.

Большой минус: если процедура предполагает групповое согласование, и одна из стран союза откажет — заявка полностью сгорит. Придется начинать сначала: использовать мадридскую систему или искать местных юристов.

Процедура регистрации товарного знака по Мадридской системе

Страны: 125 государств Мадридского соглашения (109 членов ВОИС), включая страны ЕС и азиатского региона, США и Канаду, Украину и Грузию, Швейцарию, Таиланд, Турцию, Израиль и пр.

Сроки: 1-3 года.

Иностранный юрист: не нужен, подойдут российские патентные поверенные.

Ответственный орган: ВОИС. Но обратиться напрямую нельзя. Все заявки только через Роспатент. Национальное управление выступает как посредник между заявителем и ВОИС. А ВОИС — как посредник между заявителем и патентными агентствами в странах, где запрашивается правовая охрана. Получается цепочка взаимодействий, где на каждом касании нужно платить свою пошлину.

Алгоритм мадридской схемы

1. Заявка на регистрацию товарного знака в России. Без нее ВОИС документы не примет.

2. Подготовка заявки в ВОИС, отправка документов в Роспатент.

3. Обработка документов Роспатентом. Отправка заявки в ВОИС.

4. Обработка заявки ВОИС. Передача заявки в местные патентные управления выбранных стран.

5. Обработка заявки национальными управлениями. Проведение экспертиз. Направление уведомлений, запросов патентному поверенному.

6. Получение сертификата о международной регистрации. Внесение знака в международный реестр.

Расходы по мадридской системе складываются из нескольких госпошлин и гонорара юриста. Юристы обычно берут 50-150 тысяч в зависимости от сложности и охвата. Госпошлины фиксированные, но у разных стран отличаются.

Рассчитать стоимость заявки по мадридской системе поможет калькулятор.

Когда это выгодно. Когда подаешь документы в три и более государств Мадридского соглашения. Каждая страна устанавливает для мадридской системы повышенные пошлины. А еще сборы Роспатента и ВОИС. Нести такие расходы выгодно, когда подаешь документы на регистрацию в несколько стран одновременно — чтобы сэкономить на услугах местных юристов.

Особенности. У международной мадридской системы есть огромное преимущество: если первая регистрация прошла успешно, позитивный опыт можно масштабировать — «расширить» свидетельство на другие страны. Заявка на расширение стоит 300 ₣ (≈ 24 500 ₽) плюс национальные пошлины, а подается прямо в ВОИС, без участия Роспатента.

Процедура регистрации товарного знака в ЕАЭС

Страны: 5 участников договора о ТЗ ЕАЭС — РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан.

Сроки: от 12 месяцев

Иностранный юрист: не нужен, подойдут российские или евразийские поверенные.

Ответственный орган: ЕАПО со штаб-квартирой в Москве. По договору заявки подаются через местные патентные управления.

Раньше на постсоветском пространстве не было своего регионального союза по товарным знакам. Бизнес использовал только национальные процедуры или мадридскую систему. Исправить ситуацию решили на базе ЕАПО — Евразийского патентного органа. 5 стран-участниц Евразийской патентной конвенции в феврале 2020 года подписали договор о товарных знаках ЕАЭС, которым унифицировали процедуру международной регистрации на своей территории. Когда систему полноценно запустят, можно будет регистрировать знаки сразу в 5 странах Союза одновременно. Пока она не работает

Алгоритм регистрации в ЕАЭС определен Инструкцией к договору о товарных знаках и включает такие этапы:

1. Отправка заявки и комплекта документов в Роспатент. Инструкцией предусмотрена только онлайн-отправка.

2. Предварительная экспертиза — в течение 1 месяца будут проверять правильность заполнения заявки.

3. Публикация заявки. Направление в другие страны-участницы заявок на проведение экспертизы. Срок проверки — до 6 месяцев.

4. Рассмотрение обращений заинтересованных лиц, подготовка аргументов и ответов на запросы заинтересованных лиц в течение 3 месяцев.

5. Получение заключений от стран-участниц. Подготовка ответов, доводов и замечаний на заключения.

6. Получение решения о регистрации товарного знака Союза. Внесение обозначения в единый реестр ЕАЭС.

Расходы на регистрацию в ЕАЭС. Чтобы зарегистрировать товарный знак в ЕАЭС, заявитель оплачивает несколько пошлин. Для удобства расчетов (или по другим неизвестным нам причинам), как и в мадридской системе пошлины установлены во франках.

Особенности. Инструкция к договору предусматривает возможность преобразования национальных заявок в международные и наоборот. Например, если вы хотели зарегистрировать товарный знак в ЕАЭС, но одна из стран прислала отказ, сможете преобразовать заявку в национальную для 4 остальных государств.

Важное уточнение. На момент подготовки материала система ЕАЭС не была запущена. Продолжается подготовка нормативной базы, разработка единого реестра. О сроках запуска не сообщается.

Процедура регистрации товарного знака в Евросоюзе

Страны: 27 членов Евросоюза

Сроки: 6-24 месяцев

Иностранный юрист: не нужен, подойдут российские представители.

Ответственный орган: EUIPO. Заявки подаются напрямую в штаб-квартиру агентства по интеллектуальной собственности в Аликанте, Испания. Роспатент не участвует. Адрес для подачи документов: Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain.

Альтернативный вариант — оформление по мадридской системе. EUIPO — участник Мадридского соглашения, поэтому заявку также можно подавать через Роспатент. Это проще, но дороже.

Европейский товарный знак (EU trade mark, EUTM) работает по тому же принципу, что и товарный знак ЕАЭС. Вы подаете единую заявку, проходите разовую процедуру регистрации и получаете свидетельство на обозначение, которое работает одновременно в 27 странах Европейского союза.

Алгоритм регистрации EUTM подробно описан на сайте EUIPO. Вот какие этапы он обычно включает:

1. Подача заявки в EUIPO. Можно подготовить бумажную или электронную заявку — госпошлина во втором случае ниже.

2. Формальная экспертиза в течение 3 месяцев. Ответы на запросы экспертов. Перевод заявления на языки стран-участниц.

3. Патентный поиск — только по запросу заявителя. Вы можете сами проверить наличие сходных обозначений по базе или поручить это Агентству. На результат регистрации это не повлияет, экспертиза по существу не проводится.

4. Публикация заявленного обозначения в специальном Бюллетене. Следующие 3 месяца — период «противостояния». Любая заинтересованная компания может оспорить регистрацию вашего знака, если ей кажется, что обозначение нарушает ее права. EUIPO проверяет обоснованность возражений и принимает решение.

5. Принятие решения и регистрация знака при отсутствии возражений, публикация решения. Через 2 дня можно скачать электронный сертификат. Бумажная версия не выдается, но можно запросить заверенную копию.

Стоимость регистрации товарного знака ЕС гораздо ниже, чем сумма госпошлины по национальным процедурам. Все суммы пошлин собраны здесь. Чтобы было проще считать, используйте калькулятор.

Особенности. В процедуре европейской регистрации отсутствует экспертиза по существу. Проверку знаков на сходство переложили на правообладателей. Они вынуждены мониторить бюллетень заявок и в случае появления сходных знаков — подавать свои возражения в EUIPO (сбор за возражения 320 €). Если возражения не поступают, знак регистрируют как есть, даже если он совпадает с зарегистрированными торговыми марками.

Процедура регистрации через национальные патентные организации

Есть смысл регистрировать знак на местах в трех случаях:

1. Государство не является членом Мадридского соглашения, заявки по мадридской системе не принимаются.

2. Государство участвует в мадридской схеме, но у заявителя нет возможности оформить свидетельство в России — у конкурентов есть сходные обозначения.

3. Заявитель не ведет бизнес в России, свидетельство нужно в другой стране.

В целом, внутренняя процедура обычно похожа на регистрацию в России, но имеет свои особенности, основанные на национальном законодательстве. При подготовке к подаче заявки нужно учитывать сложности, с которыми может столкнуться заявитель, а именно:

— документы подаются без участия Роспатента, только в местное патентное агентство;

— заявка составляется на государственном языке по месту подачи;

— почти всегда интересы заявителя должен представлять местный юрист, адвокат или патентный поверенный. Найти его проще через российские патентные бюро. Например, международная партнерская сеть «Гардиума» охватывает 200 авторитетных патентных бюро в 125 странах мира.

Чтобы вы понимали, о чем речь, рассмотрим национальную регистрацию на примере двух стран: США и Китая.

Особенности регистрации товарного знака в США

Сроки: 9-12 месяцев

Местный юрист: нужен обязательно. Заявки от иностранцев не принимаются. Представлять интересы при регистрации может только местный лицензированный юрист.

Ответственное ведомство: Американское агентство по патентам и товарным знакам — USPTO. Роспатент не участвует. Подать заявку от имени российского заявителя напрямую тоже не получится. Только через местного юриста.

Алгоритм регистрации в США:

1. Самостоятельная проверка заявляемого обозначения по системе электронного поиска.

2. Подготовка заявки. Подбор оснований, сбор доказательств о коммерческом использовании обозначения.

3. Формальная экспертиза. Экспертиза оснований регистрации. Отправка патентному поверенному запроса в случае выявления оснований для отказа.

4. Подготовка ответа на запрос — нужно ответить в течение 6 месяцев.

5. Публикация заявки в бюллетене товарных знаков.

6. 30-дневный период «противостояния». Любой, у кого есть возражения по поводу регистрации, может подать их в USPTO и начать процедуру обжалования.

7. Если возражений не поступило, знак вносят в реестр, поверенному присылают:

а) решение — если знак оформлен с намерением коммерческого использования;

б) свидетельство — если знак уже используется или заявитель подтвердил его коммерческое использование после регистрации.

Стоимость оформления зависит от варианта подачи. Предусмотрено всего два: TEAS Plus и TEAS Standard.

Пошлина в США установлена за 1 класс в заявке. Каждый следующий класс заявитель оплачивает как отдельный знак: 2 класса — $500, 3 класса — $750 и пр.

Особенности:

● Заявитель обязан подтвердить коммерческое использование знака в Соединенных Штатах. Если доказательств нет, потребуется иностранное свидетельство или хотя бы заявка по мадридской системе. Если и таких нет, то придется подавать декларацию о добросовестном намерении коммерческого использования.

● USPTO не проводит экспертизу по существу. Это делает лицензированный патентный поверенный и заинтересованные лица.

● Заявитель обязан использовать знак в США. Между 5 и 6 годом после регистрации нужно подать декларацию, подтверждающую такое использование. Госпошлина за декларацию — $225 / 1 класс МКТУ.

Особенности регистрации товарного знака в Китае

Сроки: 18-24 месяцев

Местный юрист: нужен обязательно. Заявки от нерезидентов не принимаются, интересы заявителей представляют лицензированные местные Агентства по товарным знакам и частные агенты.

Ответственное ведомство: Отдел по товарным знакам местной администрации по интеллектуальной собственности (Trademark office of CNIPA). Адрес для подачи заявки: 1, Chama Nanjie, Xichengqu,100055 Beijing.

Алгоритм регистрации в Китае:

1. Предварительная проверка знака. Местный агент проверяет знак по открытым источникам и базе регистрирующего ведомства.

2. Подача заявки. Возможна при личном обращении в офис, по почте или через систему электронной подачи. Отдел принимает заявку и присылает уведомление.

3. Формальная экспертиза — проверяется комплектность и охраноспособность. За ней экспертиза по существу — на предмет соответствия закону о товарных знаках.

4. Публикация в официальном бюллетене. Отдел публикует предварительное решение о регистрации. У заинтересованных лиц есть 3 месяца, чтобы заявить возражения. Срок рассмотрения апелляций — до 1 года.

5. Регистрация. Если экспертиза пропустила знак, а заинтересованные лица не подали возражений — знак вносят в реестр, а агенту выдают свидетельство.

Стоимость регистрации в Китае зависит от количества классов и включенных в заявку товаров.

Особенности:

● В Китае разработали свою систему классов и подклассов, которая не совпадает с МКТУ. Китайское руководство по классификации является основным справочным материалом, на который ориентируются эксперты CNIPA. Если описание в заявке не будет соответствовать — откажут.

● Свидетельство CNIPA не действует в Гонконге, Макао и на Тайване.

Часть расходов на международную регистрацию компенсируют

Если компания регистрирует знак на внешнем рынке, она может претендовать на субсидии от правительства (Постановление Правительства № 1368 от 15.12.2016). Государство компенсирует часть расходов — для этого предприниматели обращаются в Российский экспортный центр. «Гардиум» — официальный партнер РЭЦ, начинает оформлять документы на субсидию одновременно с подготовкой заявки на регистрацию. Сумма субсидии зависит от места подачи заявки и выбранной процедуры. Например, по мадридской системе компенсируют до 50 000 ₽.

Напоследок. 5 причин зарегистрировать товарный знак при выходе на зарубежные рынки:

1. Защита бренда. Товарный знак нужен, чтобы обезопасить компанию от претензий со стороны местных бизнесов. За границей правообладатели активнее защищают свои интересы. Мониторинг заявок, апелляции, претензии и иски — обыденность даже для малого бизнеса. Поэтому выходить на зарубежный рынок без товарного знака — значит рисковать попасть на компенсацию.

2. Укрепление на иностранном рынке. С контрафактом не шутят. Если за границей найдутся конкуренты со сходным товарным знаком, одной компенсацией не отделаться. Товар могут признать контрафактным, а импортера — нарушителем. Партию продукции легко могут конфисковать и уничтожить, а импортеру — закрыть выход на рынок. Товарный знак — гарантия, что этого не произойдет.

3. Получение компенсаций с нарушителей. Если местные компании будут использовать ваш или сходный с вашим бренд, вы можете оказаться в роли взыскателя. Да, заниматься правосудием за границей целое дело — сложно и дорого. Кто-то должен отслеживать нарушителей, фиксировать нарушения, писать претензии и готовить иски. Но иначе бренд не защитить. Пока в стране нет вашего официального представительства, защиту можно поручить патентным поверенным.

4. Продажа франшизы. Как и в России, для поиска франчайзи и заключения лицензионных договоров за границей нужен товарный знак. Он становится основой франшизы — вы сможете получать дополнительную прибыль.

5. Капитализация. Иностранное свидетельство можно превратить в нематериальный актив бизнеса. Товарный знак — это интеллектуальная собственность. Если поставить его на баланс, стоимость компании вырастет. Это полезно, если привлекаете инвесторов, хотите получить крупный кредит или выходите на IPO.

Как зарегистрировать товарный знак за рубежом

Если вы зарегистрировали свой товарный знак в России, значит, что регистрация действует только на ее территории. В США, Китае или Казахстане она недействительна. То есть, территория действия товарного знака заканчивается территорией той страны, где этот знак зарегистрирован. За семь лет работы нам довелось зарегистрировать несколько сотен товарных знаков за рубежом: в Евросоюзе, США, Канаде, Китае, Казахстане и десятках других стран, по национальной и международной процедуре. В статье мы расскажем, зачем российские предприниматели регистрируют товарные знаки за рубежом, как это сделать быстро, выгодно и не переплатить.

Для чего компании регистрируют товарные знаки за рубежом?

1. Возможность наказывать нарушителей, которые используют такое же или похожее название
2. Гарантию того, что предприниматель сам не нарушает чужой знак

Ни в одной стране мира не существует специального госоргана, который сам искал бы нарушителей товарных знаков, предъявлял бы им претензии и взыскивал бы с них компенсации, чтобы затем перечислить их правообладателю. Каждый правообладатель сам занимается поиском нарушителем и их судебным преследованием. Регистрация товарного знака только дает основания для защиты прав.

Скажем прямо: для многих российских предпринимателей достаточно затруднительно искать нарушителей в других странах и судиться с ними. Поэтому как правило активной защитой своих прав занимаются те компании, у которых есть иностранные контрагенты, готовые защищать интересы бренда в своей стране — местные дилеры, дистрибьюторы или лицензиаты.
Большинство же отечественных компаний регистрируют знаки не столько для того, чтобы преследовать нарушителей, а для того, чтобы самим случайно не оказаться нарушителем.

Если компания выводит свой продукт за рубеж, может оказаться, что такое же или похожее обозначение уже давно зарегистрировано. Продукт компании окажется контрафактом. Это грозит предпринимателю штрафами, компенсациями или изъятием партии контрафактного товара.

Практика показывает, что иностранные предприниматели достаточно активно отстаивают свои интеллектуальные права — регистрируют много товарных знаков, мониторят рынок и активно судятся с нарушителями. Если планируете выходить на зарубежные рынки, стоит заняться вопросом регистрации своего знака — по крайней мере, чтобы самому не оказаться нарушителем.

Два способа регистрации товарного знака за рубежом: национальный и международный

Никакого «всемирного свидетельства на товарный знак» нет. Каждая страна ведет свой реестр товарных знаков, действующих на ее территории, поэтому надо получать свою регистрацию.

Способы зарегистрировать товарный знак за рубежом:

прямо подать заявки в нужные страны — это называется подачей национальной заявки

подать одну международную заявку через Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), а они разошлют заявки по странам — это обычно и называют «международной регистрацией»
Разберем, чем они отличаются, и что выгоднее именно для вашего случая.

Национальная регистрация: прямая подача заявки в нужную страну

Логика регистрации в большинстве стран похожа на процедуру, что мы проходим в России:

1. Проверка в интересующей нас стране: разбираемся, есть ли смысл подавать заявку и не занято ли название
2. Подача заявки в патентное ведомство
3. Оплата пошлин
4. Формальная экспертиза: насколько верно заполнен документ, оплачены пошлины, насколько корректно составлен перечень товаров и услуг.
5. Экспертиза по существу: соответствие обозначения требованиям законодательства
6. Переписка с патентным ведомством в случае предварительного отказа
7. Регистрация товарного знака и внесение его в реестр

Мы должны заполнить местную форму заявления, подать его по местным законам, заплатить пошлину в их валюте и вести все делопроизводство на их языке. Каждое производство идет по своим правилам и срокам, за каждым нужно следить.

В большинстве стран иностранцы не имеют права общаться с патентным ведомством напрямую: если в документах заявки не указан представителем местный поверенный, то заявку просто не примут. Хотя некоторые государства подписали с Россией международные соглашения, разрешающие прямые обращения.

Например, раньше мы сами напрямую подавали заявки в американское патентное ведомство — их законодательство допускало прямые обращения иностранцев. Так мы зарегистрировали ряд знаков для производителя энергетических напитков «Power of Warrior». Сейчас американское законодательство уже не допускает прямых обращений от иностранцев.

Мы сами подали национальную заявку в США и добились регистрации. Знак был внесен в реестр по номером №5354317, а наш адрес указан в качестве адреса для переписки.

В каждой стране свои нюансы. В США требуют подтвердить, что вы уже используете знак в бизнесе: продемонстрировать фото продукции, магазина или сайт. Если компания знак еще не использует, нужно подписать специальную форму, чтобы заверить американское патентное ведомство в том, что вы начнете его использовать в ближайшие полгода. Если за полгода компания не представит доказательств использования знака, заявку признают отозванной. Так американцы борются с теми, кто регистрирует знаки, а потом ничего под ними не делают и мешает остальным.

Когда мы регистрировали товарный знак Power of Warrior в Канаде, нам понадобилось разыскать юристов, которые предоставили нам почтовый адрес: канадское ведомство принимает заявки от иностранцев электронно, но свои ответы отправляет на бумаге и только на адрес в пределах Канады.

Сроки в иностранном государстве зависят от страны: в США мы регистрировали знак по национальной процедуре за полгода, а в Канаде регистрация заняла почти полтора года, потому что их законодательство предусматривает дополнительный период для оппозиций.

Стоимость зависит от многих факторов: размер пошлин, гонорар местных поверенных, если они нужны, а также возможные дополнительные вложения, если понадобится спорить с местным ведомством или правообладателем.

Представьте объем работы, если нужно зарегистрировать знак не в одной стране, а в нескольких десятках. По каждой стране нужно будет совершать отдельные действия: каждую заявку подавать самостоятельно, по каждой будет своя дата приоритета, переписка с ведомством на их языке и везде будет свой поверенный.

Если потом компания решит, например, продать международный бренд с десятками регистраций по всему миру или даже просто сменить адрес, придется также подавать отдельные заявления в каждое ведомство.

Из-за этих деталей регистрация по национальной процедуре имеет смысл в двух случаях: если нас интересует регистрация всего в паре стран, или если нужная нам страна не входит в состав Мадридского соглашения, которое значительно удешевляет регистрацию.

Мадридская система: регистрация товарных в разных странах на основании одной заявки

Чтобы упростить регистрацию и управление, еще в конце девятнадцатого века была создана система международной регистрации товарных знаков. Дипломаты нескольких стран подписали Мадридское соглашение, чтобы договориться об общей процедуре подачи заявок на товарные знаки.

С тех пор к Мадридской системе присоединилось больше 120 стран, в том числе и Россия, все европейские страны, США, Беларусь, Узбекистан и другие страны СНГ, Азия, страны Африки и даже Мозамбик и Лихтенштейн.

Международных свидетельств в Мадридской системе по-прежнему не выдают, но сама процедура стала централизованной. Если вы собираетесь регистрировать товарный знак в трех и более странах, и они есть в Мадридском соглашении, то вам, вероятнее, будет выгоднее воспользоваться именно этой процедурой вместо того, чтобы подавать отдельные заявки.

Давайте сначала разберемся, как работает мадридская система, а затем посмотрим, почему ей выгодно пользоваться.

Есть страны, где можно подавать заявки напрямую в ВОИС через их электронную систему подачи, минуя местное ведомство. Есть страны, где обязательна подача заявки через национальное ведомство, как в России. Это нельзя назвать минусом, потому что Роспатент проводит проверку на соответствие формальным требованиям, предъявляемым Мадридским соглашением, Протоколом к нему, Административной инструкцией и Общей инструкцией. Если Роспатент не прислал запрос, значит заявка соответствует требованиям ВОИС, и она направляется дальше в ВОИС, который уже не пришлет формальный запрос.

По международной системе мы подали заявку на регистрацию товарного знака «Power of Warrior» сразу в 18 стран и на весь Евросоюз. Большая часть этих стран уже приняла решение о регистрации по этой заявке. После того, как заявка поступает в ВОИС, она регистрируется в международном реестре товарных знаков. Важно отличать международную регистрацию и национальную.

В России мы называем словом «регистрация» зарегистрированный товарный знак и выданное на него свидетельство. То, что называется международной регистрацией товарного знака в нормативных актах Мадридского соглашения и протокола к нему — по сути регистрация международной заявки.

Большинству стран ничего дополнительно не требуется. Но есть особенности, связанные с регистрацией именно в этой стране. Например, Америка запрашивает подписание отдельного документа, которым мы подтверждаем свое обязательство по использованию товарного знака в бизнесе. А другие такого документа не просят Дальше у каждой страны есть год или полтора на то, чтобы прислать или решение о регистрации, или предварительный отказ. Если за отведенный срок страна этого не сделала, правовая охрана считается предоставленной.

Стоимость и сроки регистрации товарного знака за рубежом

Цена национальной заявки складывается из стоимости госпошлин и услуг поверенного. К этим деньгам добавляются пошлины за международную заявку и за ее пересылку в ВОИС. Пошлина зависит от количества стран и классов МКТУ, платится она в швейцарских франках на швейцарский счет ВОИС.

Предварительно посчитать пошлину можно с помощью калькулятора. Нужно выбрать Россию в поле «Office of origin», указать количество классов и страны. Затем нажмите «Calculate».

Стоимость наших услуг складывается из предварительной экспертной проверки обозначения, подготовки и подачи международной заявки и ведения дальнейшего делопроизводства. Если придет оппозиция или запрос, то нужно будет обращаться к услугам местного поверенного для подготовки и подачи ответа на этот запрос.

Российские поверенные не имеют права представлять интересы доверителей перед иностранными ведомствами, это прерогатива местных поверенных. Правило работает и в обратную сторону: иностранцы не могут обращаться в Роспатент напрямую и должны взаимодействовать с ведомством через российских поверенных.

Обычно мы сами берем на себя работу с местным поверенным: мы достаточно давно работаем с иностранными патентными поверенными, эти партнерские отношения позволяют обеспечивать нашим доверителям приемлемые цены и сроки на услуги иностранных коллег.

Если по заявке не поступит предварительный отказ, то знак будет зарегистрирован и никаких дополнительных вложений не потребуется, участие местного поверенного в процессе также не понадобится.

Получается, что международная система выгодна, если вам необходимо зарегистрировать товарный знак в трех-четырех и более странах. Регистрация обходится дешевле, особенно в случае отсутствия запросов со стороны иностранного ведомства. Это упрощает и удешевляет дальнейшую работу с товарным знаком — распоряжение им и расширение на новые страны.

По срокам — международная регистрация занимает обычно год-полтора. Для стран вроде России или США, где национальную регистрацию можно получить за 5-7 месяцев, мадридская регистрация получается дольше национальной. Но для стран вроде Канады, где национальную заявку могут обрабатывать два года, мадридская процедура получается даже быстрее.

Преимущества международной регистрации товарных знаков

Для тех, кто уже подал мадридскую заявку, открывается новый бонус — упрощенное расширение на новые страны.

Допустим, компания подала международную заявку на страны СНГ и Европы, а спустя два года решила выйти на рынок Азии. Не нужно подавать новую международную заявку через Роспатент, можно вместо этого подать запрос на территориальное расширение. Дальше каждое ведомство проверяет заявку и дает решение о регистрации.

Еще одно дополнительное преимущество: централизованное управление правами на международную регистрацию через ВОИС. Если компания хочет что-то сделать со знаком, например, продлить его или передать другому лицу, достаточно подать всего одно заявление в центр и дальше информация по странам разойдется уже сама собой. Не нужно будет делать двадцать заявлений на разных языках по разным формам с разными сроками и пошлинами, а потом разбираться в бухгалтерии с оплатой валютных счетов в каких-нибудь йенах — просто одна заявка через ВОИС и одна оплата.

В общем, все как правило пользуются мадридской системой и не заморачиваются с отдельными национальными заявками. Если компания регистрирует знак хотя бы на 3-4 страны, международная процедура будет дешевле, быстрее и проще нескольких национальных. Поэтому по собственной воле национальные заявки подают только когда нужна всего одна конкретная страна и в ближайшие несколько лет расширения не предвидится.

С другой стороны, в мадридской системе все еще не участвуют некоторые крупные страны, например, Бразилия или Арабские Эмираты. Если среди нужных предпринимателю попадаются такие страны, то приходится подавать отдельно международную заявку на одни страны и отдельно несколько национальных заявок в эти особенные страны.

Почему для регистрации товарного знака за рубежом стоит сначала зарегистрировать знак в России

Международная заявка всегда основывается на национальной заявке или регистрации.

Получается, что регистрация в России обязательна. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем не подавать международную заявку, пока ваш товарный знак не будет зарегистрирован в России или хотя бы Роспатент не выдаст решение о регистрации.

Первые пять лет международная заявка считается зависимой от национальной. Если подать заявку в Роспатент, следом за этим сразу международную, а потом Роспатент откажет в регистрации знака в России, то и мадридская заявка на ее основе практически сгорит, а потраченные на нее деньги скорее всего пропадут зря.

Некоторые юристы предлагают обратное: мол, давайте вы нам заплатите и за российскую заявку, и за международную. Но дело в том, что эта спешка может обернуться провалом, причем провалом существенным, и это не те риски, на которые следовало бы идти.

Вместо того, чтобы торопиться и подавать сразу и российскую, и международную заявку, лучше сначала подать российскую заявку, а после того как по ней будет получено решение, подать международную и воспользоваться правом приоритета.

Что это такое? Если подать заявку в России, а потом не позже чем через полгода подать заявку на этот же знак в другую страну, то мы можем попросить эту страну считать, будто мы подали им заявку в тот же день, что и в России.

У всех заявок, поданных за эти полгода, может быть одна и та же дата приоритета. Даже если за время между подачей российской и международной заявки в этой стране кто-то другой подаст заявку на похожий знак, ему откажут, потому что приоритет по вашей заявке будет определяться не по дате подачи международной заявки, а по российской.

Поэтому для предпринимателя выгоднее сначала подать российскую заявку, и дождавшись решения о регистрации, подавать заявку иностранную.

Иногда бывают ситуации, когда действительно имеет смысл подавать международную заявку вместе с подачей российской заявки. Возможность защищать свои права и в большинстве стран возникает уже после регистрации. Поэтому в тех случаях, когда нам требуется как можно более быстрое наступление даты, с которой начинается сама правовая охрана, нам имеет смысл подавать международную заявку чем раньше, тем лучше.

Также иногда бывает так, что это требуется потому, что иностранные партнеры требуют регистрацию товарного знака. В такой ситуации действительно стоит начать заниматься международной регистрацией. Нужно сосредоточится на подборе максимально оригинального обозначения, чтобы как можно сильнее снизить вероятность получение предварительного отказа и последующего отказа из Роспатента и других получающих ведомств. В таком случае мы можем предложить воспользоваться и ускоренной процедурой регистрации товарного знака в Роспатенте.

Преимущества и недостатки регистрации по Мадридской системе

Преимущества:

• упрощенный порядок подачи заявки;
• централизованная оплата пошлин в одной валюте;
• упрощенное управление регистрацией;
• выгодное территориальное расширение международной регистрации.

• к Мадридской системе присоединился еще не весь мир, но это недостаток, скорее, тех, кто ее не выбрал.
• процедура может обходиться дороже, если заявитель подает заявку в две-три страны. Здесь нужно считать отдельно, какой способ будет выгоднее.

Особенности регистрации товарного знака в Евросоюзе

Евросоюз является участником Мадридского соглашения как в целом, так и каждая взятая его страна. Мы можем выбрать, куда именно хотим подавать заявку: разом на весь Евросоюз или в отдельные страны. Этот выбор может быть продиктован соображениями затрат. Заявка на весь Евросоюз дороже, чем заявка в две-три страны. Если нас интересуют две-три страны из Евросоюза, для вас выгоднее будет подать заявку на эти самые две-три страны.

С другой стороны, когда мы подаем заявку на весь Евросоюз, отказа хотя бы одной страны будет достаточно, чтобы вся заявка получила отказ. И знак на весь Евросоюз не зарегистрируют. Чтобы снизить риски, стоит подавать заявку сразу и в Евросоюз, и в две-три интересующие нас страны. Даже если в Евросоюзе нам откажут, то нужные нам страны эту регистрацию разрешат с большей вероятностью.

Особенности регистрации товарного знака в США

В США есть несколько оснований для подачи национальной заявки.

Первое основание — «actual use», это заявка, где мы показываем использование знака в бизнесе: фото ваших продуктов, магазина или сайт.

Второе основание — «intent to use», подать заявку и подписать декларацию с обязательством начать использовать это обозначение в бизнесе в ближайшие полгода. Далее в течение полугода мы должны дослать им те самые подтверждения использования.

Международная регистрация занимает обычно год-полтора. Для стран вроде США, где национальную регистрацию можно получить за 5-7 месяцев, мадридская регистрация получается дольше национальной. До 2018 года поверенные из других стран могли заниматься регистрацией товарных знаков в США напрямую. Сейчас при необходимости подачи национальной заявки в США мы сотрудничаем с местным американским патентным поверенным.

Коротко о главном:

• Товарный знак действует только в той стране, где он зарегистрирован.
• Международного свидетельства на товарный знак нет.
• Если продавать товар в другой стране без регистрации товарного знака именно в этой стране, может оказаться, что там права на такую марку принадлежат местной компании.
• Если вы собираетесь регистрировать товарный знак в трех и более странах, регистрация по системе Мадридского соглашения будет выгоднее.
• Если вам нужны одна-две страны, имеет смысл просчитать оба варианта. Не исключено, что прямая подача окажется быстрее и дешевле.
• Чтобы подавать международную заявку по мадридской системе, нужно иметь зарегистрированный товарный знак в России или хотя бы поданную заявку.
• Если у вас есть задача по регистрации товарного знака за рубежом, свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали. Мы проконсультируем вас, подберем наиболее выгодный порядок регистрации и поможем зарегистрировать ваш товарный знак в других странах.

БАШУК Алексей Андреевич Управляющий партнер,
патентный поверенный РФ №2151

Регистрация товарного знака с гарантией по всей России

• Бесплатная проверка и консультация
• Сэкономим 10 000 — 15 000 рублей на госпошлине
• 3500+ успешных регистраций

Вопрос / ответ

Что такое ВОИС?

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС, World Intellectual Property Organization, WIPO) — международная организация, занимающаяся администрированием ряда ключевых международных конвенций в области интеллектуальной собственности. Секретариат ВОИС или Международное бюро расположен в Женеве и имеет штатных сотрудников, представляющих более 90 стран. В настоящее время членами ВОИС являются 193 государства.

Что такое Мадридская система международной регистрации товарных знаков?

Чтобы упростить регистрацию и управление, еще в конце девятнадцатого века была создана система международной регистрации товарных знаков. Дипломаты нескольких стран подписали Мадридское соглашение, чтобы договориться об общей процедуре подачи заявок на товарные знаки. С тех пор к Мадридской системе присоединилось больше 120 стран, в том числе и Россия, все европейские страны, США, Беларусь, Узбекистан и другие страны СНГ, Азия, страны Африки и даже Мозамбик и Лихтенштейн. Международных свидетельств в Мадридской системе по-прежнему не выдают, но сама процедура стала централизованной. Если вы собираетесь регистрировать товарный знак в трех и более странах, и они есть в Мадридском соглашении, то вам, вероятнее, будет выгоднее воспользоваться именно этой процедурой вместо того, чтобы подавать отдельные заявки. Подается одна международная заявка через Роспатент в ВОИС, а ВОИС уже самостоятельно рассылает заявку в выбранные для регистрации страны. В дальнейшем каждая страна самостоятельно принимает решение о регистрации вашего товарного знака.

Когда не подходит процедура Мадридского соглашения?

Как правило, большинство компаний пользуются мадридской системой и не работают с отдельными национальными заявками. Если компания регистрирует знак хотя бы на 3-4 страны, международная процедура будет дешевле, быстрее и проще нескольких национальных. Однако бывают такие ситуации, когда использовать процедуру, предусмотренную Мадридским соглашением невыгодно или невозможно. Регистрация товарного знака по процедуре Мадридского соглашения может стать нерациональной тратой времени и денег в том случае, если нужна регистрация товарного знака за рубежом в одной-двух странах. В таком случае может получиться так, что национальные пошлины, если подавать заявку напрямую, в 2-3 раза меньше, чем пошлины ВОИС. Также в мадридской системе все еще не участвуют некоторые крупные страны. Если среди нужных предпринимателю попадаются такие страны, то приходится подавать отдельно международную заявку на одни страны и отдельно несколько национальных заявок в эти особенные страны.

От чего зависит размер госпошлин при международной регистрации товарного знака?

Размер государственных пошлин при международной регистрации товарного знака зависит от выбранного способа регистрации, от количества выбранных стран, от количества классов МКТУ товарного знака т.к. за каждую страну и класс добавляется дополнительная пошлина. К этим деньгам добавляются пошлины за международную заявку и за ее пересылку в ВОИС. Пошлина платится в швейцарских франках на швейцарский счет ВОИС. Предварительно посчитать пошлину можно с помощью калькулятора. Нужно выбрать Россию в поле «Office of origin», указать количество классов и страны. Затем нажмите «Calculate». Или же вы можете связаться с нами, чтобы мы рассчитали размер госпошлин для регистрации вашего товарного знака.

Чем регистрация товарного знака по Мадридской системе отличается от национальных регистраций?

Когда мы подаем заявку по национальной процедуре, это значит, что мы подаем заявку в патентное ведомство отдельно взятой страны. Мы должны заполнить местную форму заявления, подать его по местным законам, заплатить пошлину в их валюте и вести все делопроизводство на их языке. Каждое производство идет по своим правилам и срокам, за каждым нужно следить. В большинстве стран подать национальную заявку можно только через местных патентных поверенных. Иностранные граждане не имеют права общаться с патентным ведомством напрямую: если в документах заявки не указан представителем местный поверенный, то заявку просто не примут. Мадридская система нужна для того, чтобы упростить процедуру регистрации товарного знака в нескольких странах. Работает она следующим образом: вместо того, чтобы как по национальной процедуре, подавать в каждую страну отдельную заявку, мы подаем единую заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), и оттуда ВОИС самостоятельно рассылает заявки по нужным странам. Это проще, потому что заявка подается одна, на одном языке, а дальше патентные ведомства сами заявки принимают. Дальнейшее делопроизводство также идет через ВОИС: централизованное управление продлением прав, управление лицензиями, отчуждениями, и так далее.